Administrar la propiedad intelectual como un activo comercial

Administrar la propiedad intelectual como un activo comercial

De los «valores» con que cuenta una empresa, una gran parte corresponde a los «activos intangibles», de ellos los más significativos han de ser los protegidos por la propiedad intelectual, como invenciones, diseños y marcas, para poder ser gestionados como «activos financieros» que impulsan el crecimiento de la empresa.

Aquellas empresas que gestionan activamente su «propiedad intelectual» como un «activo financiero», lo hacen maximizando la efectividad de la inversión en el negocio, impulsando el desempeño en las áreas que producen el mejor rendimiento, administrando el riesgo operacional y minimizando el riesgo tributario. También pueden usar sus «activos de propiedad intelectual» como seguridad para obtener diversas formas de financiación. Por otra parte, hay oportunidades para obtener una ventaja estratégica en relación con la venta o compra de una empresa.
Una buena estrategia de gestión de «propiedad intelectual», mejora la capacidad de la empresa para recaudar fondos mediante la gestión de los problemas que afectan a las valoraciones de los «activos de propiedad intelectual».

Comprender el valor financiero para el negocio de «activos de propiedad intelectual» específicos es de particular importancia cuando se muda a un nuevo mercado -producto o geográfico- porque habrá nuevos riesgos y oportunidades.
Particularmente China presenta algunos desafíos especiales y los pasos prácticos para proteger el valor de los activos de propiedad intelectual a menudo son tan importantes como los legales.

Esta guía tiene como objetivo destacar la importancia financiera que tienen los «activos de propiedad intelectual», cómo evaluarlos, y cómo gestionarlos para alcanzar las metas comerciales de la empresa.

Administre el retorno de la inversión y mejore el rendimiento

Al igual que con los activos tangibles, la medición del rendimiento de la inversión requiere el conocimiento de su valor monetario y de la cantidad de inversión realizada en ellos durante un período determinado. La determinación de «activos de propiedad intelectual» individuales consiste en identificar la tecnología y la marca en cada producto por separado y en cualquier marca que se utilice para más de un producto.

Donde hay varios «activos de propiedad intelectual», conocer el retorno de inversión comparativa de cada uno de ellos, permitirá que la estrategia comercial general se centre en aquellos que generarán el mejor rendimiento. También significa que se puede evaluar el riesgo para la viabilidad del negocio si se pierden ciertos derechos de propiedad intelectual.

Ejemplo

La Compañía A desarrolla, fabrica y vende una gama de radios digitales de prestigio y de última generación, su tecnología patentada le da una ventaja competitiva, y su marca 'house' tiene una reputación de productos innovadores; por tanto, sus «activos de propiedad intelectual» serán:

• la marca 'house'
• la tecnología y el diseño de cada radio en su rango y su nombre

Proporcionar seguridad para el financiamiento

1. Proporcionar seguridad para los préstamos bancarios existentes. No es inusual para una empresa El «propiedad intelectual» estará cubierto por el cargo general asumido por su banco, pero a un valor nominal o nulo. Valorarlo por separado a menudo aumenta el valor de la seguridad cubierta por el cargo. Esto se puede utilizar para aumentar el préstamo o para reducir el interés que se le cobra. Si los «activos de propiedad intelectual» se van a utilizar para otra forma de seguridad, será necesario liberarlos de cualquier cargo bancario. Esto será más fácil si están incluidos solo en un valor nominal;
2. Proporcionar seguridad para nuevas deudas. Esto puede ser para respaldar nuevos préstamos bancarios para el flujo de efectivo o para la deuda a más largo plazo para financiar inversiones en nuevos productos o mercados. Préstamos contra «activos de propiedad intelectual» es una forma especializada de préstamos generalmente realizada por equipos dedicados dentro de organizaciones crediticias más grandes o por pequeñas casas de préstamos especializadas;
3. Hipoteca de patente (u otra propiedad intelectual). Una hipoteca de patente es una forma de préstamo contra patentes u otros «activos de propiedad intelectual». La diferencia significativa entre esto y la seguridad bajo un cargo es que una hipoteca generalmente transferirá la titularidad al prestamista inmediatamente en caso de incumplimiento. Es una forma de préstamo bien establecida por parte de algunos bancos chinos que pueden estar más familiarizados con ella que sus contrapartes internacionales;
4. Crear un vehículo para aumentar la equidad. Si los «activos de propiedad intelectual» son propiedad de una empresa creada para tal fin y generan un ingreso por regalías, entonces se pueden emitir acciones en esa compañía para recaudar nuevas finanzas de capital;
5. Titulización (emisión de bonos). Una alternativa para emitir acciones en una sociedad holding «propiedad intelectual» es usar los activos de la compañía como garantía para una emisión de bonos en el mercado. Es más probable que sea una opción atractiva para medianas negocios con marcas o tecnología que es razonablemente conocida en su propio mercado;
6. Asegure los activos para beneficiar a un tercero. Otro uso de una compañía tenedora de propiedad intelectual es proporcionar seguridad para beneficiar a un tercero, como el fondo de pensiones de la compañía.

Los «activos de propiedad intelectual» a menudo se subestiman en las cuentas de la empresa. Sin embargo, identificarlos y valorarlos puede dar como resultado un aumento valioso en el valor que los prestamistas actuales les pondrán como garantía para los préstamos actuales: esto puede ser muy útil en una crisis crediticia (ver informe 23 CECYT)

Una cartera de «activos propiedad intelectual» (como el conjunto de patentes que protegen los diversos inventos relacionados con las radios y marcas registradas de la Compañía A que protegen sus marcas) es mucho más atractiva que un solo «activo propiedad intelectual» ya que extiende el riesgo para cualquier prestamista o inversor.

La aceptabilidad de los «activos de propiedad intelectual» para la recaudación de fondos dependerá en gran medida de:

• Su valoración
• Si son propiedad de una entidad apropiada.

Las consideraciones que afectan a la valoración incluyen si los «activos de propiedad intelectual» son:

• Claramente identificados
• Consolidado en una propiedad en lugar de disperso en todo el grupo
• Protegido de los riesgos de insolvencia asociados con las actividades operacionales
• Protegido por registros apropiados
• Sujeto a una aplicación estructurada
• Licencia para empresas del grupo o terceros, para generar un flujo de ingresos
• Ser utilizado para aumentar la rentabilidad del negocio.

Ejemplo

 La compañía A decide recaudar fondos de capital adicionales. Crea una compañía ('Vehículo de propósito especial' o 'SPV') para contener los «activos de propiedad intelectual», el SPV otorga licencias a la compañía operadora para usar la propiedad intelectual. El SPV ahora posee un activo valioso que produce un flujo de ingresos y está protegido de los riesgos operacionales. Luego vende el 30% de las acciones en el SPV a una casa de capital privado.

Impuestos

Las principales áreas donde los «activos de propiedad intelectual» tienen un efecto especial sobre el impuesto que debe pagar una empresa son:

• Muchos países tienen regímenes fiscales especiales para fomentar la innovación, ya sea en general o en sectores específicos como la tecnología ambientalmente sostenible ('EST'). China fomenta tanto la propiedad intelectual como la propiedad intelectual (es decir, registrada en China) de modo que puede haber ventajas impositivas para llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo en China. Deben equilibrarse con otras consideraciones fiscales, legales y operacionales;
• Los derechos de propiedad intelectual a menudo son utilizados por diferentes partes de una empresa, ya sean compañías separadas en un grupo o divisiones en el extranjero. Es común que esto se haga de manera informal en lugar de bajo licencias escritas. Cada parte del negocio que usa el «propiedad intelectual» debe pagar una tarifa de licencia en condiciones de igualdad a la parte del negocio que lo posee. De lo contrario, puede resultar en que las autoridades fiscales ajusten el impuesto pagadero por el año actual y años anteriores. Esto se conoce como 'precios de transferencia' y China tiene reglas similares a las vigentes en la UE;
• La mayoría de los países cobran un impuesto sobre la transferencia de derechos de propiedad intelectual. En China, el impuesto comercial se cobra sobre las transferencias dentro de la República Popular China y la retención de impuestos sobre las transferencias fuera de la República Popular China.

Ejemplo

En los ejemplos anteriores, la Compañía A es la compañía que opera. Paga royalties en condiciones de igualdad al SPV por las licencias de IP. El pago se realiza como una transferencia intragrupo, por lo que no hay un costo neto adicional para la empresa. Esto cumple con los requisitos de los diversos regímenes de precios de transferencia y, por lo tanto, no incurre en obligación tributaria adicional por su comercialización en curso.

Nota: Puede haber una obligación de pagar un cargo de salida al transferir los «activos de propiedad intelectual» al SPV, aunque esto es inusual dentro de un grupo de empresas si tanto la compañía operadora como el SPV están incorporados en la UE. Es más probable que haya un cargo si el SPV debe crearse en una jurisdicción favorable a los impuestos.

Estructuración de acuerdos comerciales en China para proteger los activos de propiedad intelectual

Muchas empresas desean hacer negocios en China, pero les preocupa que el establecimiento de operaciones de manufactura u otras allí pueda hacer que pierdan sus «activos de propiedad intelectual». Las preocupaciones tienden a centrarse en sus diseños, invenciones o métodos que se copian. Esto podría ser un problema grave no solo en Asia sino también en sus mercados nacionales si los productos copiados se exportan y venden allí.

Este riesgo se puede gestionar conociendo a posibles socios chinos y haciendo negocios solo con personas de confianza y también estructurando relaciones comerciales para garantizar que ninguna persona o empresa tiene conocimiento de todos los elementos esenciales para un producto. Cuando sea posible, los «activos de propiedad intelectual» que son fundamentales para el éxito del negocio se deben dividir en operaciones separadas. Cada operación se puede llevar a cabo con un socio comercial diferente y utilizando diferentes empleados chinos para que ninguna persona (o empresa) tenga pleno conocimiento de toda la tecnología.

Otro enfoque para gestionar este riesgo es mantener las operaciones relacionadas con la «propiedad intelectual» más importante de Europa y utilizar solo los «activos de propiedad intelectual» menos valiosos o antiguos en China.

En cualquier caso, es vital que la gestión de las operaciones chinas sea supervisada de cerca por alguien cuya lealtad primaria sea hacia el negocio principal y que sea capaz de verificar lo que está sucediendo sobre el terreno en la práctica.

Más detalles sobre cómo manejar las transferencias de tecnología se encuentran en la publicación China IPR SME Helpdesk: "Transferencias de tecnología a China: Orientación para empresas".

Elaboración de una estrategia de Propiedad Intelectual

Una estrategia de «propiedad intelectual» bien administrada hace una diferencia significativa en la valoración de los «activos de propiedad intelectual» de una empresa. Un tasador evaluará el impacto económico del «propiedad intelectual» en los negocios de la compañía. Aunque existen diferentes metodologías de valoración, todas tienen en cuenta el riesgo para el IP. Una estrategia de «propiedad intelectual» realista que esté documentada y demuestre un apoyo efectivo para la estrategia empresarial general siempre mejorará la última cifra de valoración para la «propiedad intelectual».

La estrategia de «propiedad intelectual» refuerza la estrategia comercial general y cambiará a medida que la empresa avance en las diferentes etapas de su desarrollo. A menudo también diferirá de un mercado a otro ya que el negocio estará en diferentes etapas de su ciclo de vida en cada uno. El equilibrio de los derechos de «propiedad intelectual» que son más útiles y, por lo tanto, debe tener prioridad en la inversión y el tiempo de gestión, variará en consecuencia.

Por ejemplo, al establecer un nuevo mercado, es probable que el registro de marcas comerciales y de patentes, diseños o derechos de autor para proteger el producto sea más importante que la ejecución contra los infractores. Una vez que se establece un negocio, la aplicación es probable que tenga una mayor prioridad. Cuando busca aumentar la cuota de mercado en comparación con sus competidores, entonces el enfoque puede estar en la defensa del litigio.

Es esencial que la dirección de la empresa participe en la elaboración de la estrategia de propiedad intelectual y comprenda cómo respaldará los objetivos comerciales. Las personas clave a contratar son el director ejecutivo, el director financiero, el asesor fiscal, el asesor general, el director de tecnología y el director de operaciones.

La estrategia de propiedad intelectual debe revisarse al menos una vez al año, y siempre que la estrategia comercial cambie.

Componentes de una estrategia de la Propiedad Intelectual

Es esencial contar con estrategias de protección y cumplimiento. Por lo general, es demasiado costoso colocar la cantidad ideal de protección de inmediato. Crear la cartera de protección durante un período de tiempo puede ser más factible. Debe diseñarse para dar la más alta prioridad a la protección de los «activos de propiedad intelectual» que son clave para la entrega de la estrategia de negocios.

Otros arreglos son fundamentales para la protección eficaz de la propiedad intelectual y se centran en las relaciones y el comportamiento con los empleados, los socios comerciales y otros contactos comerciales.

Protección

La máxima "registrarlo o perderlo" se aplica a «propiedad intelectual» con más fuerza en China que en cualquier otro lugar.
Los puntos especiales que son importantes en China y difieren de Europa son:

• Los productos siempre deben tener un nombre chino; de lo contrario, el mercado lo hará. Se requiere registro de marca para el nombre chino, el nombre europeo y su traducción a caracteres chinos, por lo que para cada nombre se requieren tres registros básicos en lugar de solo uno;
• China opera el sistema de "primeras firmas" para marcas, por lo que el registro lo antes posible es vital;
• China, Hong Kong y Macao son territorios separados a los efectos del registro de propiedad intelectual y se debe considerar la necesidad de protección en cada territorio;
• Cualquier derecho de autor que sea significativo para la empresa debe registrarse ante la Administración Nacional de Derechos de Autor. Esto es voluntario, pero en la práctica es mucho más difícil hacer cumplir los derechos de autor que no se han registrado;
• El software creado en China también debe registrarse antes de la ejecución. El registro es voluntario para software extranjero, pero nuevamente facilita la aplicación;
• Las licencias de marcas comerciales deben registrarse con la Oficina de marcas de la República Popular China dentro de los tres meses posteriores a su ingreso.

Ejemplo

La empresa A no tiene protección de patente en China

Último para sus primeras patentes que aún tienen varios años para ejecutarse en Europa. Como la información ya está disponible públicamente, no tiene protección en China. Sin embargo, sus desarrollos más recientes son objeto de solicitudes de patentes que paga extender a China en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes ('PCT'). Ha solicitado registros de marcas registradas de PRC, Hong Kong y Macao para cubrir sus productos y uso de Internet bajo la marca principal en su carácter europeo, chino y chino. El próximo año planea agregar registros de marcas para los nombres de los equipos de radio individuales; y al año siguiente también cubrirá la marca principal para publicidad y materiales promocionales. Tiene registros de nombres de dominio para las tres versiones de los nombres de la marca principal y los conjuntos de radio individuales.

el delta del río Pan-Pearl

En las principales ferias comerciales, los cuerpos administrativos locales cooperan para proporcionar un servicio de aplicación rápida en la feria misma. Esto puede ser de uso limitado en la práctica, ya que solo cubre el sitio de la feria y no los lugares donde se fabrica, distribuye o vende el producto infractor. Puede ser más útil usar la feria como una oportunidad para obtener evidencia para usar en una etapa posterior.

También existe un sistema establecido para el registro de marcas comerciales y derechos de autor registrados en la Administración General de Aduanas. Las aduanas tienen el poder de detener presuntos productos infractores en el puerto.

Los detalles de los procedimientos especiales disponibles para aplicar patentes y marcas en algunas ferias comerciales se pueden encontrar en la publicación IPR SME Helpdesk "Estrategia de PI para PYMES europeas en ferias comerciales en China" y de cómo usar los procedimientos de aduanas en "Guía para usar las costumbres para proteger" Tu IPR en China ".

Ejemplo

La empresa A sabe que su principal riesgo al establecer operaciones de fabricación en China es que sus productos serán copiados y puestos en el mercado en la UE. Como no desea vender en Asia, concentra sus esfuerzos de aplicación en la aplicación de la aduana en China y la UE y en los procedimientos civiles por infracción en relación con cualquier bien importado que se encuentre en la UE. Eso también ejecuta un programa de cese y desistimiento de bajo costo en China.

Manejo de relaciones y comportamiento

La ley china reconoce la información comercial confidencial como protegible. Si bien existen algunos derechos estatutarios implícitos que surgen en relación con los empleados y socios comerciales, no es una buena idea confiar en ellos.

Todos los contratos de trabajo deben contener cláusulas de confidencialidad expresas y estipular la titularidad de la propiedad intelectual desarrollada por el empleado.

Disposiciones similares deben incluirse en todos los contratos con socios comerciales, incluidos fabricantes y agentes, ya sean privados o estatales. Es particularmente importante asegurarse de que la propiedad de cualquier herramienta, maquinaria o equipo que incorpore «propiedad intelectual» permanezca con la empresa y que el socio tenga prohibido copiarla o usarla para cualquier fin que no sea el autorizado por la empresa.

Siempre se debe celebrar un acuerdo de confidencialidad antes de proporcionar cualquier información confidencial a otra persona. La clave para hacer cumplir esto es que la información confidencial se identifica adecuadamente en el documento.

Cuando la información es confidencial, debe tratarse con cuidado y marcarse como 'CONFIDENCIAL'. Debe mantenerse en un lugar seguro donde solo aquellos que necesiten verlo y hayan firmado un compromiso de confidencialidad apropiado pueden tener acceso a él. Los empleados y otras personas que lo vean deben saber desde el principio que es confidencial y luego se les recuerda regularmente.

Ejemplo

La empresa A sabe que su tecnología es vulnerable porque sus patentes anteriores no cubren China. Solo sus radios antiguas y un componente de los modelos más recientes usan esas patentes. Decide licenciar un socio chino para distribuir todo menos su modelo más nuevo en China. A continuación, establece una operación de fabricación conjunta con su socio chino para los conjuntos anteriores y el componente único. Establece una operación de fabricación completamente separada en otra provincia para los conjuntos más recientes, pero todavía fabrica un componente clave que no se puede modificar por ingeniería inversa en Europa para su ensamblaje en la segunda fábrica china.

Lista de verificación de pasos prácticos / consideraciones

1. ¿Cuál es la estrategia comercial general?
2. ¿Qué «activos de propiedad intelectual» son esenciales para impulsar el negocio?
3. ¿Los activos clave están protegidos por el registro?
4. ¿Debería la función de I + D estar en China o en Europa?
5. ¿Se pueden estructurar las operaciones de fabricación / procesamiento para que ningún socio chino tenga acceso a todos los «propiedad intelectual» necesarios para replicar su negocio?
6. Si algo de «propiedad intelectual» no se puede proteger en China, ¿merece la pena obtener soporte práctico para su protección mediante la licencia de una empresa china para usar esa parte?
7. ¿Los «activos de propiedad intelectual» son propiedad de una compañía en el grupo y tienen licencia para los demás?
8. ¿La estructura de propiedad, de los «activos de propiedad intelectual», es apropiada para cualquier uso planificado como seguridad para recaudar fondos?
9. ¿Se han evaluado los riesgos fiscales y se ha establecido la estructura óptima para la estrategia comercial?

Publisher: Helpdesk - Free Business Tools to Manage your IPR in China 2012

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