Una «solicitud de patente» es un documento contractual
en el que se deja constancia de entendimiento entre el inventor y la oficina
de patentes, del que resulta la concesión de una patente; y en ella se
establecen los términos que regirán las relaciones entre el titular de la
patente y terceras partes.
Al momento de redactar una «solicitud de patente», se debe
comprender plenamente a la invención, a fin de poder:
-
describir específicamente cuáles de sus «elementos componentes»,
- redactar una «memoria descriptiva» que divulgue todos los
posibles aspectos patentables de la invención, e
- incluir la información adicional necesaria para
que un experto en la materia pueda comprenderla y basándose en
ella, reproducir el objeto inventado.
Además, será importante considerar, al momento de su
redacción, quienes serán sus lectores y sus correspondientes perfiles o miradas;
entre los lectores clave, encontramos a: jueces, examinadores de
patentes, inventores, investigadores, competidores, e inversores.
Las partes constitutivas de una solicitud de patente,
son:
- título, que debe significar a la invención de una manera
amplia;
- nombre de los inventores;
- los antecedentes, donde se presenta un panorama de lo que
vendrá a continuación;
- el sumario, se destacan los aspectos importantes de la invención
con los términos usados en las reivindicaciones;
- una lista de los dibujos,
- la descripción detallada, brinda respaldo a las reivindicaciones y suministra los suficientes detalles técnicos de la invención;
- las reivindicaciones definen el alcance de la protección exclusiva;
- los antecedentes de la invención, donde se referencia el «estado de la técnica»; y
- el resumen, que es un elemento de catalogación importante para la búsqueda de patentes, y normalmente es objeto de un examen de fondo muy limitado.
A continuación, presentaremos la explicación de cada parte
constitutiva de una solicitud de patente, basada en una semántica de
comunicación que se inicia por redactar algunas reivindicaciones antes de
proceder a editar el trabajo técnico para convertirlo en la «memoria
descriptiva» de la «solicitud de patente». Para luego si, en el capítulo
subsiguiente, pasar a una semántica de significación, para elaborar las
«reivindicaciones»
El título debe determinar, de forma clara y precisa, cuál
es la «materia objeto» de la invención, por lo que debe connotar de manera
adecuada, por un concepto amplio y no particular, la concepción del objeto
de invención. Es de destacar que, si bien los títulos no serán objeto de
análisis, sí son elementos importantes para una correcta catalogación.
Las reivindicaciones son las definiciones de entidades o actividades
protegidas, que rigen los efectos legales de una solicitud de patente.
Una vez que las reivindicaciones estén completas, se deben revisar
los «dibujos» y la «memoria descriptiva» para confirmar que los términos
de las «reivindicaciones» hayan sido descriptos y definidos en forma
apropiada.
Es importante destacar que en el Tratado de Cooperación en Materia
de Patentes (ver PCT Capítulo 3B) existe el requisito de que cada solicitud
se refiera a una invención o "concepto inventivo", entendido también
como "unidad de la invención". En consecuencia, si una solicitud incluye
reivindicaciones relativas a distintas invenciones, nos veremos obligados a
seleccionar qué conjunto de reivindicaciones deseamos que sea examinado por la
oficina.
Conocida también como «realización preferida de la invención»
o «realización de la invención», dota de sentido
(en un campo del conocimiento particular) a las reivindicaciones y
suministra una explicación suficiente de la invención para que un experto
en la materia pueda reproducirla y entenderla.
Si en las «reivindicaciones» se emplearan términos abstractos,
entonces, en la «descripción detallada», se debe vincular a cada término
abstracto con una realización específica y concreta de la invención.
Hasta aquí, entonces, hay que asegurarse de que la solicitud
de patente:
- refleje
el material de divulgación suministrado por los inventores;
- proporcione
suficiente información para permitir que un experto en la materia pueda reproducir
la invención;
- suministre
suficiente detalle para poder reducir el alcance de las «reivindicaciones»
durante la tramitación; y
- referenciar
el antecedente más próximo del «estado de la técnica».
Además, en los Estados Unidos, una solicitud de patente que
se tramite en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina debe
satisfacer, entre otros, los requisitos de:
- i) descripción suficiente (o "enablement" en inglés), significa que invención remitiéndose exclusivamente al contenido de la solicitud de patente;
- ii) descripción escrita ("written description"), notifica al público que los inventores estaban en posesión de su invención, es decir, que los términos que describen la invención no surgen en forma accidental; y
- iii) mejor manera ("best mode"). La mayoría de las legislaciones de patentes del mundo tiene requisitos semejantes, donde la solicitud de patente debe presentar la mejor manera conocida por los inventores de realizar la invención.
Las «memorias descriptivas» presentadas ante la Oficina
Europea de Patentes (EPO) siguen preferentemente un enfoque "problema-solución"
(analítico-sintético), donde se relata primero el problema y luego su
solución; siendo que el análisis del problema comienza en la sección «antecedentes
de la invención».
Desde el punto de vista procedimental, hay que considerar
que, esta sección no puede ser objeto de modificaciones de fondo una vez que se
ha presentado la solicitud; por lo que, durante la tramitación, el solicitante
no puede modificar su solicitud para incluir nueva información técnica.
Seguidamente, veremos que la «descripción detallada» debe
estar estrechamente relacionada con los «dibujos».
Los dibujos deben representar, de la mejor manera
posible, la invención en suficiente detalle, de modo tal que la lectura
de la «descripción detallada» confirme la información suministrada por los
dibujos.
Los elementos que se muestran en los dibujos
de una patente deben estar acompañados por una breve descripción y un número
de referencia tal como "reloj 102". Entonces, se deberá encontrar "reloj
102" en el texto de la «descripción detallada». Para los números de referencia,
se debe usar un esquema de numeración coherente; entonces, un número de
referencia que se introduce por primera vez recibe un número que coincide con
el de su número de figura seguido por dos dígitos exclusivos.
En un segundo esquema de numeración, a los componentes más
importantes se les asigna un número de referencia de un solo dígito y luego
todos sus subcomponentes tienen dígitos adicionales que son precedidos por el
número de referencia del componente. Por ejemplo, una "computadora 8" puede
tener un subcomponente "memoria 82" donde "8" en "82" se refiere a la
computadora 8. Cualquiera que sea el esquema que se utilice para los números de
referencia, debe ser aplicado con coherencia. Igualmente, si la realización de
la invención que se muestra en una figura es distinta de la que se muestra en
otra, la descripción detallada debería indicar esto claramente.
La solicitud de patente propiamente dicha debe contener una «lista
de los dibujos» entre el «sumario» o breve descripción de la invención y la «descripción
detallada». La sección de dibujos debería comenzar con una declaración que
aclare que los dibujos se incluyen para ilustrar una o varias realizaciones
de la invención.
La sección de «antecedentes» es considerada como el «estado
de la técnica» citado por el inventor; que tiene el objetivo de
introducir las novedades técnicas correspondientes a la sección de «descripción
detallada». Su redacción ha de ser breve y con un alto nivel conceptual.
Esta sección ha de concluir con una declaración sintética sobre las deficiencias
del estado de la técnica; además, debe estar escrita de forma tal que se induzca
al lector a pensar en las derivaciones lógicas del problema para que la
solución no lo sorprenda.
En el resumen de la patente se debe describir la invención
con suma claridad y con la menor cantidad posible de palabras. Se puede realizar
una nueva versión del primer párrafo del «sumario» de la invención como
resumen.
Se puede tomar cada una de las reivindicaciones independientes
de la solicitud e ir convirtiéndolas en párrafos. Este enfoque tiene la ventaja
de garantizar que los términos exactos que se usan en las «reivindicaciones»
figurarán en la «memoria descriptiva». En su redacción se deben resaltar los
aspectos importantes de la invención con los términos usados en las
reivindicaciones.
Cuando un inventor desea presentar una solicitud de patente,
las primeras preguntas que debe hacerse son:
- ¿Qué se ha inventado?,
- ¿Qué se reivindica en esta invención?,
- ¿Qué es lo que se desea proteger exactamente?, y
- ¿Cómo se debería reivindicar la invención?
La reivindicación es el «dominio del discurso» del inventor,
que habla, en un determinado contexto, sobre el ente real u objeto que es su
invención; son una aproximación abstracta del inventivo de la cosa creada.
Las «reivindicaciones», marcan los límites de la protección que
suministra toda patente, consecuentemente definen el alcance de la protección
que suministra la patente.
Aunque se aplican diferentes doctrinas para la interpretación
de las reivindicaciones, la teoría más frecuente establece que éstas fijan
los límites de la protección de los derechos de propiedad industrial. Las
reivindicaciones indican, en forma clara y precisa, en qué consiste exactamente
lo que el solicitante considera que es su invención.
Desde una perspectiva legal, los tres conceptos
relacionados con las patentes, son:
- la «invención», que es una elaboración mental del
inventor que no tiene sustancia física;
- la «realización» de la invención, que es la forma física de la
invención en el mundo real; y
- las «reivindicaciones», las reivindicaciones deben
proteger por lo menos una «realización» de la invención, pero las
mejores reivindicaciones de una invención son las que protegen la «invención»
propiamente dicha de modo que otros no puedan producir, usar, o vender
distintos modos físicos de realizar la invención sin infringir la patente.
Además, en un sistema de exámenes de fondo las
reivindicaciones son analizadas por un examinador, lo que brinda a la justicia
y al público cierta seguridad en el sentido de que una reivindicación de
patente no exceda el alcance máximo de protección que debería recibir el
inventor.
En sus inicios las reivindicaciones servían de guía para
explicar qué era lo que el inventor percibió como invención en el momento de
concebirla y presentar la solicitud. Hoy en día, las reivindicaciones
definen la protección suministrada por la patente y constituyen el núcleo de
cualquier invención. En efecto, generalmente son la primera parte de la
solicitud que los examinadores, o cualquiera que estudie la patente, examinan y
analizan.
Por consiguiente, las reivindicaciones deben:
- i)definir el objeto cuya protección se pretende; y
- ii)tener su fundamento en la «memoria descriptiva».
Como el grado de protección conferido por una patente está determinado
por el contenido de las reivindicaciones, interpretadas con la ayuda de la «memoria
descriptiva» y los «dibujos», su claridad es de primordial importancia. Para
tal fin, la Oficina Europea de Patentes (OEP) recomienda que las «reivindicaciones»
sean redactadas siguiendo las «características técnicas de la invención».
Cada reivindicación consiste en una oración única, con
un cuidado particular de su puntuación interna, donde cada una de estas
oraciones está precedida por un número identificador, por ejemplo,
"Reivindicación 1".
El «preámbulo o exordio», está constituido por una frase
introductoria que identifica la «categoría» de la invención protegida por
dicha reivindicación. Por ejemplo, la invención puede ser un aparato, un
artículo, una composición, un método o un proceso. Es importante que el «preámbulo»
guarde coherencia con el «título» de la invención.
Se debe relacionar el «preámbulo» con la invención,
si bien se puede enunciar un objeto de la invención en el preámbulo, se debe
tener cuidado de no limitar accidentalmente el alcance de la invención. Esto no
altera su objetivo de redactar reivindicaciones amplias, simplemente significa que,
si una invención está destinada a abarcar "bicicletas" y el inventor estima que
su invención es adaptable a todo tipo de vehículos no motorizados, conviene
mantener un preámbulo lo suficientemente amplio como para abarcar todo tipo de
vehículos terrestres no motorizados, pero quizás sin incluir vehículos aéreos
no motorizados.
Hay dos tipos de expresiones de transición:
Las expresiones abiertas no excluyen ningún elemento
o paso adicional o no enunciado, incluyen comúnmente los términos "comprende",
"contiene" y "se caracteriza por". Estos términos se interpretan como: "que incluye
los siguientes elementos, pero no excluye otros". Estas expresiones de
transición "que comprende" (comprising) o "que incluye" (including) son las usadas
más comúnmente, para conectar la idea de la invención con la lógica de los
argumentos.
Veamos ahora, como ejemplo, una reivindicación con la
expresión "que comprende". La invención se relaciona con un lápiz con una goma
y una luz sujetas a éste. Una reivindicación podría decir:
1. Un
aparato, que comprende:
un lápiz;
una goma unida a un extremo del
lápiz; y
una luz unida a la parte central
del lápiz.
En esta reivindicación, al usar la expresión abierta "que
comprende" se ha ampliado el alcance, permitiendo la inclusión de otros
elementos o limitaciones. Por ejemplo, esta reivindicación deja abierta la
posibilidad de incorporar un capuchón al lápiz. Dicho de otra manera, alguien
acusado de infractor no podría defenderse afirmando que su producto también
tiene un capuchón. Reiterando, aunque en el lenguaje común la palabra
"comprende" puede tener tanto el significado de "incluir", "contener" o
"abarcar" como el de "consistir en", en la redacción de las reivindicaciones,
la certeza jurídica requiere que este término sea interpretado por su sentido
más amplio que indica "incluir", "contener" o "abarcar".
Las expresiones cerradas tienen el sentido contrario
de las expresiones abiertas. Las expresiones cerradas, tales como "consta de" o
"consiste en" limitan las reivindicaciones sólo a los elementos que
se mencionan específicamente.
El Ejemplo anterior puede ser reescrito en forma cerrada
de la siguiente manera:
1.Aparato que consiste en:
un lápiz;
una goma unida al lápiz; y
una luz unida al lápiz.
Usando la frase "que consiste en", esta reivindicación se ha
convertido en una reivindicación que incluye solamente los tres elementos
mencionados de un lápiz, una goma y una luz, y nada más.
En una reivindicación del tipo cerrada, los
infractores pueden evitar fácilmente el delito agregando a la invención un
elemento adicional.
El cuerpo de la reivindicación es la porción de texto que se
incluye después de la «expresión» o nexo de transición, y en el que se
mencionan los elementos y limitaciones de la reivindicación. En él también se
explica la forma en la que interactúan los distintos elementos. Básicamente,
el cuerpo de la reivindicación enuncia e interrelaciona todos sus elementos.
Por ejemplo, el cuerpo de una reivindicación de aparato que incluye una mesa,
podría decir lo siguiente.
1.
Aparato para sostener objetos, que comprende:
por lo menos una pata; y
un tablero configurado para ser
sustentado por una pata como mínimo.
Las «reivindicaciones de dos partes», también conocidas como
«reivindicaciones de mejoras» o «reivindicaciones Jepson», están constituidas
por un preámbulo o exordio (Introducción para preparar lector) de la
reivindicación que menciona el estado de la técnica más pertinente; y por el
cuerpo donde se caracteriza la mejora de la invención. El preámbulo y el
cuerpo se encuentran conectados por una expresión de transición específica
que indica que la reivindicación es de dos partes. Por lo tanto, las
reivindicaciones de dos partes también tienen un preámbulo, una transición y un
cuerpo, pero en éstas el preámbulo es la mención del estado de la
técnica, la transición es una expresión tal como "caracterizado porque",
y en el cuerpo se define la novedad.
Un Ejemplo de reivindicación de dos partes, sería el
siguiente:
1. Lápiz con una goma de borrar,
en donde la mejora comprende una luz unida al lápiz.
Por lo tanto, en esta reivindicación, el estado de la
técnica pertinente es un lápiz con goma, y la mejora reivindicada es la luz
unida al lápiz.
En la Oficina Europea de Patentes (OEP), se prefieren las
reivindicaciones de dos partes, principalmente cuando esté claro que la
invención reside en una mejora diferenciable de la combinación de partes o
etapas existentes.
Para estos casos, se recomienda que la primera parte de
estas reivindicaciones contenga una declaración que indique "la designación
del objeto de la invención", es decir, el tipo general de aparato, proceso,
etc., al cual se refiere la invención, seguido de una indicación de "las
características técnicas que sean necesarias para la definición del objeto
reivindicado pero que, en combinación, sean parte del estado de la técnica". El
estado de la técnica se aplica sólo a las reivindicaciones independientes (contiene las características técnicas
esenciales de la invención destinadas a resolver el problema técnico planteado)
y no a las dependientes (añaden otras
características técnicas a las ya incluidas en la independiente). Por lo
tanto, estas indicaciones son necesarias únicamente para hacer referencia a las
características del estado de la técnica que sean relevantes para la invención.
Entre los ejemplos de los tipos de invención que pueden
exigir una presentación diferente, se encuentran:
- i) la combinación de enteros conocidos de igual jerarquía, si la actividad
inventiva reside únicamente en la combinación;
- ii) la modificación –a diferencia de la adición– de un proceso químico conocido,
por ejemplo, omitiendo una sustancia o reemplazando una sustancia por otra; y
- iii) un sistema complejo de partes funcionalmente interrelacionadas, si la
actividad inventiva se refiere a cambios en varias de estas interrelaciones.
Las reivindicaciones del tipo «dispositivo más función»,
describen elementos que no tienen una estructura específicamente definida, pero
que en cambio indican las funciones que cumplen las estructuras que se
revelan en la descripción.
El formato de una reivindicación del tipo dispositivo más función es
la palabra "dispositivo" seguida de una función. Por ejemplo, si la
invención es un aparato para cocer arroz, una reivindicación con formato «dispositivo
más función"» podría ser la siguiente:
1. Aparato
para cocer arroz, que comprende:
un dispositivo que
contiene el arroz; y
un calentador configurado para
calentar el dispositivo que contiene el arroz.
Sin embargo, se debe considerar que, si se usan estas
reivindicaciones, en general deben estar acompañadas por una descripción
adecuada en la «memoria descriptiva», donde se defina claramente una estructura
para cumplir con la función definida. Independientemente del tipo de
reivindicaciones que utilice, siempre se debe definir las estructuras de
forma suficiente en la solicitud.
Normalmente una «coma» separa el «preámbulo» de la
«expresión» o «nexo de transición», y un «punto y coma» separa la «expresión
de transición» del «cuerpo». El «cuerpo» propiamente dicho, por regla general
está dividido en párrafos pequeños que definen los «elementos lógicos de
la reivindicación».
La reivindicación debe tener una redacción clara y precisa,
de manera que su interpretación sea clara para el examinador, y eventualmente
(más adelante) por la justicia, los posibles licenciatarios o inversores. Así
es como, en general, los "elementos" de una reivindicación están separados
por punto y coma, y el penúltimo elemento finaliza con "; y".
Ejemplo 1
Preámbulo, transición:
Elemento (Nº1);
Elemento (Nº2); y
Elemento (Nº3).
Ejemplo 2
Un aparato, que comprende:
diversas páginas impresas;
una sujeción configurada para
mantener juntas las hojas impresas; y
una cubierta adherida a la
sujeción.
Los elementos de una reivindicación deben ser mencionados
según el orden de referencia que tengan; esto significa que la primera vez
que se introduce un elemento, se debe usar el artículo indeterminado "un" o
"una". Más adelante, cuando se hace referencia a elementos previamente
introducidos, se debe usar el artículo determinado "el" o "la" o "dicho/a".
Seguidamente y a través del siguiente juego reivindicatorio se
ejemplificará en qué consiste un correcto «orden de referencia »:
Ejemplo:
1.
Dispositivo, que comprende:
un lápiz; y
una luz sujeta al
lápiz.
2. El
dispositivo de la reivindicación 1, en el cual la luz está sujeta en
forma desmontable al lápiz.
3. El
dispositivo de la reivindicación 2 en el cual el lápiz es de color rojo.
Nótese que en la reivindicación 1 hemos introducido el
"lápiz" por primera vez, y nos referimos a él como "un lápiz". En la
misma reivindicación, también introdujimos la luz por primera vez, como "una
luz". Sin embargo, cuando quisimos indicar que la luz estaba sujeta al lápiz,
nos referimos al lápiz como "el lápiz". El uso del pronombre "el" indica
que el lápiz es el mismo que habíamos definido en la reivindicación. De lo
contrario, existiría una ambigüedad en cuanto a si era el mismo lápiz u otro
lápiz. Las palabras "el/la" y "dicho/a" son intercambiables en la redacción de
patentes. Particularmente "dicho/a" es una expresión del lenguaje jurídico
tradicional, mientras que "el/la" es un intento de usar un lenguaje más
accesible para quienes no son abogados.
Ahora bien, si quisiéramos redactar otra reivindicación
dependiente que se refiere a otro lápiz, entonces deberíamos distinguir el
lápiz mencionado en primer término del segundo lápiz. Esto generalmente se hace
definiendo un "primer" elemento y luego un "segundo", y así sucesivamente. Una
alternativa, si la cantidad de elementos es pequeña, es referirse al primero
como "un" elemento y al segundo como "otro" elemento. Estos son
algunos ejemplos:
Un primer dispositivo, conectado
a un segundo dispositivo, en donde el primer dispositivo… Un artilugio,
acoplado a otro artilugio, en donde este último artilugio tiene mayor
capacitancia que el primer artilugio…
En cada nuevo conjunto de reivindicaciones se debe
restablecer la base de referencias. Así, en otro conjunto de reivindicaciones
el agente deberá suministrar nuevamente una base de referencias para el
elemento "lápiz".
En esencia, cada reivindicación independiente debe ser
redactada en forma independiente y establecer una nueva base de referentes. Por
ejemplo, si se va a redactar una nueva reivindicación independiente para la invención
precedente, cabe decir:
4.
Dispositivo, que comprende:
un lápiz;
una luz sujeta al lápiz,
en donde la luz está sujeta en forma desmontable al lápiz.
En algunas jurisdicciones, se recomienda o se exige incluir
en las reivindicaciones los números de referencia asociados con elementos
específicos identificados en los dibujos. Así, si en la Figura 1 de la patente
se presenta una memoria de computadora y esta memoria está identificada como
"123", por ejemplo, si las reivindicaciones mencionan esta memoria en
particular, la mención debe estar seguida por el número de referencia "123".
Ejemplo 1
Aparato, que comprende:
diversas páginas impresas (11);
una sujeción (14)
configurada para mantener juntas las hojas impresas (11);
y una cubierta (21)
adherida a la carpeta (14).
Los números entre paréntesis son los números de referencia
de los dibujos de la solicitud.
De este modo, si la solicitud contiene dibujos y la
comprensión de las reivindicaciones se mejora estableciendo la conexión entre
los dispositivos mencionados en las reivindicaciones y los signos
correspondientes en los dibujos, se deben colocar los signos de referencia
apropiados entre paréntesis a continuación de los elementos mencionados en las
reivindicaciones. Si existe una cantidad mayor de distintas realizaciones,
únicamente se deben incorporar los números de referencia de las realizaciones
más importantes en las reivindicaciones independientes.
Según las recomendaciones de la Oficina Europea de Patentes
(OEP), cuando las reivindicaciones tienen el formato de dos partes, los
números de referencia se deben insertar no sólo en la parte caracterizada, sino
también en el «exordio» de las reivindicaciones.
Ya hemos visto que expresiones como "que comprende"
tienen un significado especial cuando se las aplica a las reivindicaciones.
Otras veces es preciso utilizar palabras para definir en mayor detalle una
estructura o proveer una función asociada con una estructura dada; algunas de
estas son:
- "en donde" (wherein),
- "con lo cual" (whereby),
- "de modo tal que" (such that), y
- "de manera que" (so as to).
Por ejemplo, una cláusula iniciada con "en donde", o "en
el/la cual", o "donde", en general se usa para describir una función, operación
o resultado que se relaciona con la estructura o función previamente definida
de la reivindicación. Por lo tanto, estas cláusulas se deben usar cuando el
resultado siga necesariamente a la estructura o función definida. Por
ejemplo, si queremos reivindicar una carpeta para guardar archivos, una
reivindicación con formato "en donde", podría tener la siguiente forma:
1. Carpeta
para almacenar archivos, en donde la carpeta está configurada para
recibir los archivos…
La necesidad de esta norma queda en evidencia al comparar
las dos reivindicaciones siguientes:
Ejemplo 1
Una computadora, que comprende:
un procesador.
Ejemplo 2
Una computadora, que comprende:
un procesador,
una memoria; y
un bus configurado para
transmitir datos entre la memoria y el procesador.
La reivindicación del ejemplo 1, no le dice al lector demasiado
sobre una computadora, más allá de que contiene un procesador. La
reivindicación del ejemplo 2, suministra mucha más estructura y una definición
de computadoras.
En muchas jurisdicciones se permite que una sola
reivindicación contenga elementos alternativos, a los que se les llama
"grupos Markush". Una reivindicación, ya sea dependiente o independiente, puede
incluir alternativas, siempre que la cantidad y la presentación de las
alternativas en una sola reivindicación no la tornen difícil de interpretar, y
siempre que la reivindicación cumpla con el requisito de unidad de la
invención.
Supongamos, por ejemplo, que un proceso químico puede ser
realizado con "cobre", "plomo" u "oro"; se puede pensar en un término con el
nivel de abstracción que reúna a estas tres opciones, tal como "metal". Ahora,
el inventor puede no estar seguro que el proceso funcionará con cualquier tipo
de metal; o en su defecto, el inventor puede tener la certeza de que el proceso
no funcionaría con el mercurio. En consecuencia, no se puede usar en la
reivindicación el término "metal"; entonces se podrían escribir tres
reivindicaciones independientes, en donde una esté dirigida al "cobre", otra al
"plomo", y la otra al "oro"–. Pero, gracias a los grupos Markush, puede
simplemente redactar una reivindicación independiente que diga:
"un metal seleccionado del grupo
formado por cobre, plomo y oro".
El uso de grupos Markush no se limita a las invenciones
químicas, aunque la técnica se originó en la práctica de las patentes químicas
y es probable que sea más comúnmente empleada en química que en otros campos
técnicos.
Un grupo Markush no debe ser ambiguo, y además se deben
redactar reivindicaciones que abarquen todas las realizaciones patentables de
la invención; por ejemplo, en el caso anterior, si el hierro también funciona
con la invención – el grupo Markush propuesto no protegerá directamente las
realizaciones de la invención que usan hierro.
Las reivindicaciones de productos definidos por su
proceso de fabricación son aceptables en algunas jurisdicciones, siempre
que los productos como tales cumplan con los requisitos de patentabilidad,
es decir, que sean novedosos y tengan actividad inventiva. En general,
un producto no es novedoso por el simple hecho de que se produzca por medio de
un proceso novedoso. La reivindicación que define un producto como un proceso
será interpretada como una reivindicación del producto en muchas jurisdicciones.
Por ejemplo, puede tener la forma "Producto X obtenible por el proceso Y".
Independientemente de que se use el término "obtenible", "obtenido", "obtenido
directamente" o una redacción equivalente en las reivindicaciones de producto
definido por el proceso, éstas siempre se refieren al producto en sí y le
confieren protección absoluta.
El área de cobertura definida por las reivindicaciones debe
ser lo más precisa que permita la invención. Como regla general, las
reivindicaciones que tratan de definir la invención por un resultado que se
desea obtener no serán admitidas, particularmente si sólo se limitan a
reivindicar el problema técnico subyacente. En otras palabras, no se permite
que la invención se defina por el resultado que se ha de alcanzar, así:
"Aparato de destilación caracterizado porque tiene un rendimiento del 99%".
Los parámetros son valores característicos que pueden ser
valores de propiedades directamente mensurables (por ejemplo, el punto de
fusión de una sustancia, la resistencia a la flexión del acero, la resistencia
de un conductor eléctrico) o pueden ser definidos como combinaciones
matemáticas de mayor o menor complejidad, de distintas variables presentadas
como fórmulas. La European Patent Office (EPO), por ejemplo, permite la
caracterización de un producto principalmente por sus parámetros, en aquellos
casos en que la invención no puede ser definida adecuadamente de ninguna otra
manera, siempre que los parámetros puedan ser determinados de forma clara y
fiable ya sea por indicaciones en la memoria o por procedimientos objetivos
habituales en la técnica. Lo mismo se aplica a las características que se
definen con parámetros relacionados con los procesos. La European Patent Office
(EPO) sugiere que en algunos casos estas reivindicaciones pueden disimular la
falta de novedad. Por lo tanto, se puede esperar que el examinador haga un
análisis profundo de estas reivindicaciones antes de aceptarlas.
En las jurisdicciones en que se aceptan las patentes de
diseño, en general se permite una sola reivindicación. El elemento crítico
de las patentes de diseño son los dibujos, ya que la protección que se
suministra se refiere al diseño ornamental. Por ejemplo, si la invención
reivindicada es un diseño novedoso de paraguas, la reivindicación podría decir:
1. Diseño ornamental de un
paraguas, tal como se muestra y describe.
|
Fig. 1
|
|
|
Algunas jurisdicciones
aceptan el patentamiento de nuevas variedades vegetales, usando esencialmente
el mismo tipo de reivindicaciones que se utilizan para las invenciones
biotecnológicas, es decir, con un depósito realizado de acuerdo con el Tratado
de Budapest.
En otras jurisdicciones se
permite el patentamiento de plantas bajo determinadas condiciones tales como la
reproducción o multiplicación asexuada. Por ejemplo, si la invención
reivindicada es una nueva variedad de crisantemo, la reivindicación podría ser
la siguiente:
1.
Cultivar nuevo y diferente de la
planta de crisantemo denominada `White Norwoodstock` tal como se ilustra y
describe.
Las reivindicaciones relacionadas con composiciones
se usan cuando la invención que se ha de reivindicar se relaciona con la naturaleza
química de los materiales o componentes que se utilizan. Por ejemplo, la
reivindicación de una solución para electroplateado de zinc podría decir:
1. Solución
para electroplateado de cobre, que comprende
a)
una solución alcalina de sulfato de cobre, de entre 30-50 gramos por
litro;
b)
ácido sulfúrico, entre 2-4 veces la solución de acetato de cobre; y
c) una
solución acuosa de un sustrato modificador del PH en cantidad suficiente para
ajustar el PH a un valor de entre 3,5-5,0.
Cuando se redacten las reivindicaciones, se debe decidir
con qué amplitud definir cada uno de los elementos teniendo en cuenta el estado
de la técnica, el alcance de la invención y otros factores pertinentes. Por
ejemplo, en la reivindicación precedente los elementos a y b son
más limitados que c, ya que la reivindicación define el nombre exacto
del compuesto en los elementos a y b, mientras que para el
compuesto c se menciona el compuesto en forma genérica. Por lo tanto,
cualquier sustrato que modifique el PH que cumpla la función de ajustar el PH
de la solución a un valor entre 3,5 y 5,0 cae dentro de la limitación definida
en c.
La biotecnología se relaciona en general con todos los usos
prácticos de los organismos vivos. Los usos de las invenciones biológicas
pueden ser comerciales o terapéuticos. Por lo tanto, las invenciones
biotecnológicas pueden incluir ADNc, ADN recombinante, fragmentos de ADN,
proteínas, anticuerpos monoclonales, ADN y ARN antisentido, vectores
recombinantes y vectores de expresión.
Un Ejemplo de reivindicaciones para proteger una invención
relacionada con ácidos nucleicos y proteínas codificadas podría ser el
siguiente:
1. Polinucleótido
aislado que comprende un miembro seleccionado entre el grupo formado por:
a)
un polinucleótido que codifica un polipéptido que comprende desde el
aminoácido 1 hasta el aminoácido 255 según se muestra en la Secuencia Nº 2, y
b)
un polinucleótido que se hibridiza con y es complementario en al menos
un 95% del polinucleótido de (a).
2. El
polinucleótido de la reivindicación 1, que comprende desde el nucleótido 1
hasta el nucleótido 1080 de la Secuencia Nº 1
En el Ejemplo anterior, se hace notar que la secuencia
genética es mencionada en la reivindicación y no se transcribe totalmente.
Cuando una invención incluye material biológico y las
palabras por sí solas no pueden describir la invención en forma suficiente
para su preparación y uso en forma reproducible, puede ser necesario poner a
disposición el material biológico para satisfacer los requisitos legales de
patentabilidad. Este requisito ofrece otras posibilidades de redacción de
las reivindicaciones, por ejemplo:
1. Semilla
de un cultivar de algodón designado PHY 78 Acala, en donde una muestra
representativa de semillas de dicho cultivar se ha depositado con el Nº de
orden PTA-5666 de la ATCC.
El Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional
del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de
Patentes fue establecido en 1.977 para facilitar el reconocimiento de material
biológico depositado mencionado en solicitudes de patente en todo el mundo. El
tratado requiere que los países signatarios reconozcan los depósitos realizados
en cualquiera de las instituciones de depósito aprobadas por la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
En algunas jurisdicciones se permiten reivindicaciones de
nuevos usos para sustancias conocidas, especialmente segundos (o
subsiguientes) usos médicos o indicaciones de sustancias y composiciones
conocidas. Estas reivindicaciones de uso también son conocidas como
reivindicaciones "Swiss-type" (o de tipo suizo), porque Suiza fue el primer
país en permitirlas.
Supongamos que el compuesto químico XYZ ya es conocido y ha
sido usado para el tratamiento de la diabetes. Supongamos que el Inventor "A"
descubre que el compuesto "XYZ" es un medicamento eficaz para el tratamiento de
la malaria. El agente del Inventor "A" podría redactar una reivindicación de
uso con el siguiente texto:
1. Uso del compuesto XYZ en la
elaboración de un tratamiento de la malaria.
En la European Patent Office (EPO) no admite
reivindicaciones referidas directamente a un método de tratamiento del cuerpo
humano. Estas reivindicaciones tampoco están permitidas en los Estados Unidos
de América, en la India ni en los países miembros de la Comunidad Andina, por
ejemplo.
Las solicitudes de patente relacionadas con programas
informáticos o dispositivos de equipos informáticos que ejecutan algoritmos
especializados, incluyen reivindicaciones de aparatos y de métodos.
Tales solicitudes también contienen algunos formatos de reivindicación especial
para invenciones de programas informáticos.
En el campo de la informática también existen otros tipos de
reivindicaciones especializadas, en una reivindicación de un medio tangible
legible por computadora, también conocida en los Estados Unidos de América como
una reivindicación Beauregard, se pretende proteger una invención cuando se
encuentra contenida en un medio físico determinado, por ejemplo, un CD-ROM.
Estas reivindicaciones, que pueden tener diversos formatos, permiten al titular
demandar no solo a las personas que fabrican el programa informático infractor
y a las que usan el programa, sino también a los vendedores de ese programa
informático, incluyendo minoristas y mayoristas. Uno de los formatos más
comunes es tomar el cuerpo de una reivindicación de método de la invención y
luego agregarlo a un preámbulo que diga: "Medio legible por computadora".
Por ejemplo:
1.
Medio de almacenamiento legible por computadora en el cual se almacenan
instrucciones que al ejecutarse en una computadora hacen que la misma ejecute
un método para usar un sistema informático para [función específica], donde el
método comprende:
Una reivindicación de estructura
de datos, también conocida en los Estados Unidos como reivindicación Lowry,
está destinada a proveer protección a nuevas estructuras de datos informáticos.
Por supuesto, no todas las invenciones del área de
computación incluyen una estructura de datos novedosa, pero algunas de ellas sí
que lo hacen. Aunque son posibles diversos formatos, uno de los más comunes es:
1.
Memoria para almacenar datos para su acceso por un programa de
aplicación ejecutado en un sistema de procesamiento de datos, que comprende:
una estructura de datos
almacenada en la memoria, donde la estructura de datos incluye información
residente en una base de datos usada por el programa de aplicación y que
incluye: un primer objeto de datos configurado para.... un segundo objeto de
datos configurado para....; y un tercer objeto de datos configurado para....
Existen jurisdicciones que no admiten reivindicaciones de
software como tal. Este es el caso de la European Patent Office (EPO) y de la
Comunidad Andina, en las cuales el software como tal no es patentable, pero en
algunos casos, su aplicación técnica si podría serlo.
Las reivindicaciones "ómnibus" incluyen una referencia a
la descripción o a los dibujos sin presentar ninguna limitación específica.
Son bastante simples de escribir:
1. Aparato
para cosechar maíz según se describe en la memoria descriptiva.
2. Máquina
para hacer jugos como se muestra en la Figura 4.
Antes de incluir una reivindicación ómnibus, se debe saber
cómo será interpretada en la jurisdicción específica en la que será presentada.
Si las leyes de la jurisdicción proveen interpretaciones favorables para las
reivindicaciones ómnibus, conviene considerar la inclusión de al menos una de
tales reivindicaciones en la solicitud. Si la jurisdicción relevante no las
interpreta de manera favorable, o si su interpretación pudiera tener un impacto
adverso sobre otras reivindicaciones en la solicitud de patente, es probable
que no convenga incluirlas en la solicitud.
No todas las oficinas de patentes admiten las
reivindicaciones ómnibus. La United States Patent and Trademark Office (USPTO) y
la Comunidad Andina no las permiten, y la European Patent Office (EPO) sólo las
admite cuando son absolutamente necesarias. Sin embargo, las reivindicaciones
ómnibus son aceptables en otras oficinas de patentes, como las del Reino Unido,
Australia y la India, entre otras.
Cuando se prepara una solicitud de patente, se recomienda comenzar
elaborando las reivindicaciones, porque ayuda a constituir racionalmente
la idea de la invención. Luego que se haya elaborado el concepto de la
invención, será posible realizar una redacción fluida.
Un enfoque ideal es redactar un juego reivindicatorio que
vaya desde los términos de cobertura más amplios a los más restringidos. Como
medida práctica, será más fácil comenzar con una reivindicación restringida
y luego eliminar limitaciones o reemplazar los términos restringidos por otros
más amplios y así llegar a la reivindicación más amplia. Una vez hecho
esto, se puede redactar un conjunto de reivindicaciones dependientes.
Ejemplo:
Supongamos que se ha inventado un nuevo aparato para
convertir plomo en oro.
La realización física de la invención tiene:
un marco de metal en forma de caja, un motor eléctrico, un bol para
recibir la viruta de plomo y un elemento de conversión de plomo en oro que
provoca la transición de la materia. La realización física de la
invención es lo que el inventor muestra, y lo que se usa para redactar la
memoria de la solicitud de patente. Además, se sabe que "la invención" es algo
más amplio que la realización física del inventor, en realidad es un
concepto abstracto. Sin embargo, para el primer borrador de las
reivindicaciones, se describe la realización que se observa.
De esta forma, se escribe la siguiente reivindicación:
1. Aparato
para convertir plomo en oro, que comprende:
un bastidor de metal en forma de
caja;
un motor eléctrico montado dentro
del bastidor de metal en forma de caja;
un bol para recibir la viruta de
plomo sobre una superficie del bastidor de metal en forma de caja; y
un elemento de conversión de
plomo en oro unido por debajo del bol y hacia el interior del bastidor de metal
en forma de caja y configurado para recibir energía eléctrica del motor
eléctrico.
Al escribir su primer borrador omitió algunas características
que ya se sabe que no podrían ser una novedad patentable para esta
invención en particular, tal como el color de la superficie.
El autor lee su primer borrador, encuentra que en forma
amplia y precisa describe los aspectos inventivos de la realización física de
la invención.
Con cuidado, revisa nuevamente la reivindicación, para
ver si podría hacerla más amplia.
Observa, en primer lugar, que al decir: "bastidor de
metal en forma de caja" posiblemente no indique una novedad patentable, y
como ha usado la transición "que comprende", es posible que pueda
eliminar totalmente este elemento. Después de todo, un competidor podría evitar
infringir la patente colocando el dispositivo en algo que no sea un "bastidor
de metal en forma de caja". De modo que el autor vuelve a redactar la reivindicación
de la siguiente forma:
1. Aparato
para convertir plomo en oro, que comprende:
un motor eléctrico;
un bol para recibir viruta de
plomo; y
un elemento de conversión de
plomo en oro unido operativamente al bol y configurado para recibir energía eléctrica
del motor eléctrico.
El autor vuelve a revisar la reivindicación, tratando de hacerla
lo más amplia posible para capturar totalmente la invención.
Nota que: "motor eléctrico" es muy específico. Decide
usar un término más amplio. Piensa en todos los términos más amplios que le
vienen a la mente, tales como "motor", "fuente de energía", y "fuente de
energía eléctrica". Por distintas razones, decide usar el término "fuente de
energía". Así que vuelve a redactar la reivindicación de este modo:
1. Aparato
para convertir plomo en oro, que comprende:
una fuente de energía;
un bol para recibir viruta de
plomo; y
un elemento de conversión de
plomo en oro unido operativamente al bol y configurado para recibir energía de
la fuente de energía.
El autor revisa la reivindicación una vez más.
Observa que: el elemento "bol" no tiene que ser
realmente un bol para retener el plomo adecuadamente para la invención, y
también advierte que se ha referido al "plomo" como "viruta de plomo",
en lugar de decir simplemente "plomo". Como sabe que la invención funcionará
con cualquier tipo de plomo, decide eliminar la palabra "viruta" ya que es
una limitación innecesaria. En cuanto al elemento "bol", se da cuenta de que
cualquier forma de recipiente funcionará de manera adecuada; consecuentemente, decide
usar el término abstracto "depósito de plomo" para referirse a cualquier
recipiente que contenga el plomo. De modo vuelve a redactar la
reivindicación de este modo:
1. Aparato
para convertir plomo en oro, que comprende:
una fuente de energía;
un depósito de plomo; y
un elemento de conversión de
plomo en oro unido operativamente al depósito de plomo y configurado para
recibir energía de la fuente de energía.
Sigue revisando la reivindicación.
En y se da cuenta de que el elemento "fuente de energía"
no es novedoso, y que realmente no funciona con los otros elementos para
producir un nuevo aparato. Por lo tanto, decide eliminar este elemento
de su reivindicación más amplia.
Ahora, piensa lo mismo sobre la contribución inventiva
suministrada por el "depósito de plomo", cualquiera sea el término abstracto
que utilice. Pero si se elimina tanto la "fuente de energía" como "el depósito
de plomo" de esta reivindicación, el único elemento que quedará será el
"conversor de plomo en oro", y él sabe que, en las jurisdicciones de interés,
las reivindicaciones deben definir más de un elemento.
En este punto, debe comenzar a estudiar el "conversor de
plomo en oro" en mayor detalle, y advierte que esos elementos no existen en el
estado de la técnica. En consecuencia, decide mantener la reivindicación de
aparato de tres elementos en su solicitud con fines estratégicos, pero – lo que
es más importante – se da cuenta de que las reivindicaciones principales se
concentrarán en los elementos novedosos que constituyen el conversor de plomo
en oro.
Supongamos que después de redactar las reivindicaciones del
"conversor de plomo en oro" decide mantener la reivindicación de aparato
dirigida a un dispositivo completo que contiene el conversor de plomo en oro.
Tales reivindicaciones pueden ser útiles con fines estratégicos. Recordemos que
esta reivindicación dice:
1. Aparato
para convertir plomo en oro, que comprende:
una fuente de energía;
un depósito de plomo; y
un elemento de conversión de
plomo en oro unido operativamente al depósito de plomo y configurado para
recibir energía de la fuente de energía.
Se puede agregar fácilmente reivindicaciones dependientes a
este aparato, mirando los cambios que se hicieron cuando se trataba de obtener
la reivindicación más amplia posible. No vale la pena mantener todas las
limitaciones que se eliminaron del borrador. Sin embargo, el juego completo de
reivindicaciones dependientes que podrían ser redactadas sobre la base de las
limitaciones eliminadas o modificadas previamente, llevaría a obtener el
siguiente grupo de reivindicaciones dependientes:
2. El
aparato de la reivindicación 1, que comprende además:
un bastidor de metal en forma de
caja, en cuyo interior se alojan la fuente de energía y el conversor de plomo en
oro.
3. El
aparato de la reivindicación 1, en el cual la fuente de energía es un
motor eléctrico.
4. El
aparato de la reivindicación 1, en el cual el depósito de plomo es un
bol.
5. El
aparato de la reivindicación 4, en el cual el depósito de plomo está
configurado para recibir viruta de plomo.
El inventor del Ejemplo anterior ha redactado una serie
completa de reivindicaciones de un aparato para convertir plomo en oro, y se ha
dado cuenta de que debería redactar un conjunto de reivindicaciones dedicadas
al elemento de conversión de plomo en oro (por ejemplo, "Un conversor de plomo
en oro, que comprende..."). Por lo tanto, incluirá en la solicitud dos
conjuntos independientes de reivindicaciones. También se podría agregar un
tercer conjunto redactando una serie de reivindicaciones de método que abarque
las operaciones del elemento conversor del plomo en oro y posiblemente otra
serie de reivindicaciones que abarquen todo el proceso de conversión del plomo
en oro (por ejemplo., en forma análoga a la reivindicación de aparato). En
conjunto, esto suministraría a la solicitud cuatro grupos independientes de
reivindicaciones.
El autor podría aún tomar uno de sus conjuntos de
reivindicaciones, como el grupo de reivindicaciones de aparato, y convertirlo
en dos grupos de reivindicaciones separados, cada uno destacando un aspecto de
la novedad sobre el otro. Por ejemplo, podría tomar la reivindicación
independiente 1 y reescribirla una vez para que contenga las limitaciones de la
reivindicación independiente 3. A continuación, volvería a redactar la
reivindicación independiente 1 para incluir las limitaciones de la
reivindicación independiente 4. Con esto se obtendrían dos conjuntos de
reivindicaciones, cada uno con un enfoque ligeramente diferente. Concretamente,
las nuevas reivindicaciones serían:
1. Aparato
para convertir plomo en oro, que comprende:
un motor eléctrico;
un depósito de plomo; y
un elemento de conversión del
plomo en oro unido operativamente al depósito de plomo y configurado para
recibir energía eléctrica del motor eléctrico.
1. Aparato
para convertir plomo en oro, que comprende:
una fuente de energía;
un bol de depósito de plomo; y
un elemento de conversión del
plomo en oro unido operativamente al bol de depósito de plomo y configurado
para recibir energía de la fuente de energía
En realidad, el autor sólo debe recurrir a dos rutas
alternativas como las precedentes cuando la ruta optativa efectivamente
representa una novedad independiente significativa desde el punto de vista
comercial, o cuando el estado de la técnica es poco claro o ambiguo.
Al redactar las reivindicaciones con el mayor alcance
posible, siempre conviene verificar que el alcance de la invención vislumbrada
por el inventor no sea más limitado que el alcance de las reivindicaciones
redactadas. Por ejemplo, si el inventor ha inventado un automóvil con tres
ruedas y está absolutamente seguro de que su invención no es adaptable a ningún
otro tipo de vehículo, será conveniente mantener el alcance de las
reivindicaciones limitado y específico para los automóviles, y no ampliarlo
innecesariamente a todos los vehículos u objetos móviles. Por el contrario, si
el inventor piensa que su invención es adaptable o bien puede predecir que
eventuales infractores logren adaptar esta invención a otros dispositivos, será
prudente mantener la amplitud de las reivindicaciones para que abarquen
cualquier vehículo y no sólo los automóviles. Muchos inventores están demasiado
concentrados en un problema específico y no pueden ver el alcance completo de
su invención. Por ejemplo, las comunicaciones de banda ancha, una de las
tecnologías más innovadoras del siglo XX, originalmente fueron concebidas como
una forma de evitar la congestión de señales de los torpedos controlados por
radio. Esta tecnología fue usada más adelante para desarrollar los teléfonos
celulares CDMA, una tecnología considerablemente diferente de los torpedos.
Algunas jurisdicciones requieren que la cantidad de
reivindicaciones sea precisa. Tal requisito puede referirse tanto a la
totalidad como a las reivindicaciones específicas. Por lo tanto, en esas
jurisdicciones debe considerarse la cantidad de reivindicaciones en relación
con la naturaleza de la invención que se desea proteger. Por ejemplo, se debe
evitar la repetición innecesaria de texto entre una reivindicación y otra
usando el formato de reivindicaciones dependientes.
En cuanto a las reivindicaciones dependientes, aunque la
mayoría de las jurisdicciones no plantean objeciones a la existencia de una
cantidad razonable de éstas dirigidas a aspectos particularmente preferidos de
la invención, algunos examinadores pueden objetar la existencia de múltiples
reivindicaciones de naturaleza trivial. La cantidad de reivindicaciones que
sería razonable y no razonable en cada caso depende de sus circunstancias
específicas. El examinador también puede considerar que tiene la
responsabilidad de tomar en consideración los intereses del público en general.
De acuerdo con esto, la presentación de las reivindicaciones no debería tener
como consecuencia que fuera engorroso determinar el objeto para el cual se
solicita protección. El examinador de patentes también puede objetar que una reivindicación
tenga múltiples alternativas si esto hace que sea engorroso determinar el
objeto que se desea proteger.
Sin embargo, se debe notar que las normas que se refieren a
la limitación de la cantidad de reivindicaciones obedecen principalmente a la necesidad
de mejorar la eficiencia de la gestión de las oficinas de patentes. Las
patentes en los Estados Unidos de América, por ejemplo, tienden a tener más
reivindicaciones que las que se conceden en la European Patent Office (EPO),
que a su vez tienen más reivindicaciones que las de la Japan Patent Office.
Recomendación profesional, el autor siempre debe
preguntarse:
-
¿Cuáles son los objetivos de esta invención?
-
¿Qué es lo que está tratando de proteger el inventor?
-
¿Quién/qué es probable que cometa una infracción?
-
¿Quién/qué podría licenciar la invención?
-
¿Estoy protegiendo la invención adecuadamente al redactar las
reivindicaciones de esta forma?
-
Se debe tratar de obtener la máxima protección para la invención.
Las palabras elegidas deben abarcar no sólo la
invención en su forma más específica, sino también las variantes que
un competidor pueda seleccionar para evitar la infracción y aprovechar los
beneficios de la invención sin tener que pagar una licencia. Entonces es
preciso anticiparse e imaginar en qué forma los posibles infractores tratarán de
buscar un resquicio en las reivindicaciones de esta patente en particular.
La claridad de las reivindicaciones de la patente es lo más
importante para una buena definición del objeto para el que se busca
protección. El significado de los términos de una reivindicación debería
ser suficientemente claro para un experto en la materia o, como mínimo, la
terminología usada en las reivindicaciones no debería ser desconocida para un
experto en la materia pertinente. En vista de las diferencias en el alcance de
protección que pueden suministrar las distintas categorías de reivindicaciones,
se debe verificar que la redacción de las reivindicaciones no deje dudas
respecto de su categoría y al mismo tiempo brinde el alcance de protección
apropiado.
Se debe dar a cada palabra de la reivindicación, el
significado que normalmente se le otorga en la técnica de que se trate. Si en
un caso particular se le da un significado especial a algún término en la
descripción, ya sea definiéndolo expresamente o de otro modo, se debe verificar
que esa definición nueva o alternativa sea precisa.
Cuando una reivindicación se refiera a una aplicación
adicional de un medicamento y la afección que se ha de tratar se defina en
términos funcionales, por ejemplo, "cualquier condición susceptible de ser
aliviada o prevenida por la ocupación selectiva de un receptor específico", en
algunas jurisdicciones tales como la European Patent Office (EPO) o las de los
países miembros de la Comunidad Andina, la reivindicación sólo será considerada
clara si en los documentos de la patente o en los conocimientos generales se
dispone de instrucciones en forma de pruebas experimentales, o de criterios
comprobables por medio de pruebas, que permitan al experto en la materia
reconocer qué condiciones caen dentro de la definición funcional, y por lo
tanto dentro del alcance de la reivindicación.
Es necesario ser preciso en la redacción de las reivindicaciones,
y evitar las palabras relativas. Se evitan términos como "rápido", "lento",
"largo,", "corto", "alto", "ancho", "perfecto", entre otros. Estas palabras
generalmente no brindan limitaciones claras, a menos que se utilicen en
referencia a otro elemento de la reivindicación. Por ejemplo, no se debe
escribir en una reivindicación, "un trozo largo de madera". Sin embargo, el se
puede escribir:
un primer trozo de madera;
un segundo trozo de madera, en
donde el primer trozo de madera es más largo que el segundo.
En relación con lo anterior, el Manual Andino de Patentes
instruye a los examinadores de las oficinas de los países miembros en el
sentido de que No se puede admitir términos imprecisos (indeterminados,
indefinidos, ambiguos, vagos, borrosos, o ambiguos) del tipo "aproximadamente",
"alrededor de" ya que en ese caso el alcance y ámbito de protección de la
reivindicación deja de ser precisa y por lo tanto clara y no permite una
comparación con el estado de la técnica.
En otras palabras, es probable que el examinador no trate
"un trozo largo de madera" en forma diferente de "un trozo de madera" y, a tal
efecto, en forma diferente de "un trozo de madera diminuto". Pues si fuera el
cas, y si la reivindicación terminara siendo incluida en una patente concedida,
una persona acusada de violar la patente podría defenderse argumentando que:
"aunque usamos madera, no usamos trozos largos". En un Ejemplo de la vida real,
una persona acusada de violar una patente había observado que en la
reivindicación de esa patente se decía que dos elementos estaban "perfectamente
alineados", por lo que su defensa le contestó al titular de la patente que el
acusado sí alineaba los elementos, pero no lo hacía "perfectamente".
Es preferible no usar términos relativos o similares como
"delgado", "ancho" o "fuerte" en una reivindicación, a menos que el término
tenga un significado bien reconocido en esa técnica, por ejemplo, "alta
frecuencia" en relación con un amplificador, y éste sea el sentido buscado.
Cuando el término no tiene un significado bien reconocido, si es posible debe
ser reemplazado por una redacción más precisa que figure en otra parte de la
descripción original. Cuando no existe sustento en la descripción para usar una
definición clara y el término no es esencial con relación a la invención, se
puede considerar mantenerlo de todas formas en la reivindicación, porque
eliminarlo puede provocar la ampliación del objeto más allá del contenido de la
solicitud presentada, lo que no está permitido. Sin embargo, un término sin
claridad no puede ser permitido en una reivindicación, aunque sea esencial para
la invención. Igualmente, un término poco claro no puede ser usado por el
solicitante para distinguir su invención de lo que ya es estado de la técnica.
Se debe prestar particular atención al uso de la expresión
"alrededor de" o términos similares tales como "aproximadamente". Tales
palabras pueden ser aplicadas, por ejemplo, a un valor determinado (por
ejemplo, "alrededor de 200 ° C") o a un rango (por ejemplo, "entre
aproximadamente x y aproximadamente y"). Con frecuencia, los examinadores sólo
permiten esos términos si su presencia no impide que la invención se
distinga sin ambigüedad del estado de la técnica con respecto a la novedad y la
actividad inventiva.
Los términos relacionados con "características optativas"
tales como las expresiones "preferentemente", "por ejemplo", o "más
particularmente" deben ser analizados con cuidado, para asegurar que no
introduzcan ambigüedad. En algunas jurisdicciones tales como la European
Patent Office (EPO), las expresiones de este tipo no tienen efecto
limitativo del alcance de una reivindicación, es decir que la característica
que sigue a tal expresión se considera totalmente optativa. Se recomienda
evitar estos términos ambiguos, ya que el demandado en un litigio de patentes
podría argumentar que tales expresiones sí tienen un efecto limitativo, porque
de otro modo no hubieran sido mencionadas en la reivindicación.
En muchas jurisdicciones, se debe prestar especial atención
al redactar reivindicaciones con la palabra "en" para definir la
relación entre distintas entidades físicas (producto, aparato), entre entidades
y actividades (proceso, uso), o entre distintas actividades. Algunos ejemplos
de reivindicaciones redactadas de este modo son los siguientes:
i)
Cabeza de cilindro "en" un motor de cuatro tiempos.
ii)
"En" un aparato telefónico con discado automático, detector de
tono de discado y controlador de funciones, donde el detector de tono de
discado comprende...
iii)
"En" un proceso en el que se utilizan medios de alimentación de
electrodo de un aparato de soldadura de arco, un método para controlar la
corriente y la tensión de soldadura de arco que comprende los siguientes
pasos:...; y
iv)
"En" un proceso/sistema/aparato, etc... la mejora que consiste
...
En los ejemplos i) a iii), el énfasis recae en las
subunidades que están en pleno funcionamiento (la cabeza de cilindro, el
detector del tono de discado, el método de controlar la corriente y la tensión
de la soldadura de arco) más que en la unidad completa dentro de la que está
contenida la subunidad (el motor de cuatro tiempos, el teléfono, el proceso).
En muchas jurisdicciones se objetará la falta de claridad
si se busca protección para la subunidad por sí misma o si se pretende proteger
la unidad en su totalidad. Para mayor claridad, las reivindicaciones de
este tipo generalmente se dirigen a "una unidad con (o que comprende) una
subunidad" (por ejemplo, "motor de cuatro tiempos con una cabeza de
cilindro") o a la subunidad por sí misma, especificando su finalidad
(por ejemplo, "cabeza de cilindro para un motor de cuatro tiempos").
Con las reivindicaciones del tipo indicado en el Ejemplo iv),
el uso de la palabra "en" a veces deja poco claro si se busca protección
solamente para la mejora, o para todas las características definidas en la
reivindicación. En este caso, también, es esencial asegurar que el texto sea
claro.
Siempre se debe buscar la claridad en la redacción de las
reivindicaciones. Se podría argumentar que las reivindicaciones con "en"
mencionadas limitan innecesariamente el alcance de la protección al cliente.
Por ejemplo, ¿se estaba seguro de que la "cabeza de cilindro" reivindicada
solamente funcionaría en un motor de cuatro tiempos? Se debería considerar con
seriedad, antes de usarlo, si el término "en" es necesario para proteger la
invención de su cliente.
Cuando en las reivindicaciones se usa un término que tiene
un significado establecido en la técnica de que se trate, debe asegurarse de
que el significado es apropiado para las circunstancias específicas del caso.
Asimismo, debería cerciorarse de que los términos que ha seleccionado
transmiten el significado buscado, y que además protegen adecuadamente la
invención.
Por ejemplo, se pudo haber seleccionado el término "board"
(en inglés) en las reivindicaciones. La palabra inglesa "board" tiene distintos
significados. Si se decide usar esa palabra sin aclarar si se refiere a un
"circuit board" (placa de circuito) o un "wooden board" (tabla de madera), hay
una posible ambigüedad. Por lo tanto, se recomienda seleccionar una palabra
con un significado claro, y explicar el significado en la memoria descriptiva
para evitar toda confusión. No obstante, la palabra seleccionada debe ser lo
más amplia posible para lograr la protección apropiada.
Se puede usar un lexicógrafo propio y definir los términos
que utilice. Sin embargo, al hacerlo debe explicar con claridad el significado
del término que ha definido en la memoria descriptiva para evitar toda
ambigüedad, y el significado del término que ha definido debe quedar claro para
el examinador y para los tribunales en los que eventualmente se analice la
patente.
Se debe evitar cualquier falta de consistencia entre la
memoria descriptiva y las reivindicaciones. Las inconsistencias pueden
dejar dudas sobre la medida de la protección y, por lo tanto, hacer que las
reivindicaciones sean poco claras o carentes de respaldo o, como alternativa,
que sean objetables. Las faltas de consistencia pueden surgir de diversas
maneras:
i) Simple inconsistencia
verbal
Por ejemplo, hay una frase en la
memoria que sugiere que la invención se limita a una característica determinada
pero las reivindicaciones no tienen esta limitación. Además, la descripción no
pone mayor énfasis en esa característica, y no hay razón para creer que ésta
sea esencial para el funcionamiento de la invención. En tal caso, se puede
eliminar la inconsistencia ya sea ampliando la memoria o limitando las
reivindicaciones. Además, si las reivindicaciones tienen más limitaciones que
la descripción, pueden ser ampliadas o cabe limitar la descripción. Nota:
En muchas jurisdicciones la descripción no puede ser ampliada después de la
presentación de la solicitud – aun cuando "ampliar" signifique eliminar
material de la memoria descriptiva.
ii) Inconsistencia relativa a
características aparentemente esenciales
Por ejemplo, puede parecer, ya
sea a partir de los conocimientos técnicos generales o de lo que se establece o
sugiere en la descripción, que una característica técnica descrita y no
mencionada en una reivindicación independiente sea esencial para el
funcionamiento de la invención o que, en otras palabras, sea necesaria para la
solución del problema con el que se relaciona la invención. El caso contrario
en el que una reivindicación independiente incluye características que no
parecen esenciales para el funcionamiento de la invención no es objetable. Esta
es una opción del solicitante. El examinador, por lo tanto, no sugerirá que se
amplíe el alcance por la omisión de características aparentemente no esenciales.
Nota: Este último comentario enfatiza la responsabilidad de obtener la
mayor protección posible. El examinador sólo tiene la responsabilidad de decir
cuándo una reivindicación es "demasiado amplia", pero no tiene obligación de
decir nada cuando es demasiado restringida.
iii) Parte del objeto de la
descripción o de los dibujos no está protegida por las reivindicaciones
Por ejemplo, todas las
reivindicaciones definen un circuito eléctrico en el que se utilizan
dispositivos conductores, pero en una de las realizaciones descritas en la
memoria, y en los dibujos, se utilizan tubos electrónicos en su lugar. En tal
caso, la inconsistencia normalmente se puede solucionar, ya sea ampliando el
alcance de las reivindicaciones (asumiendo que la descripción y los dibujos
brinden un respaldo adecuado para dicha ampliación), o eliminando el objeto
"superfluo" de la descripción y los dibujos. Sin embargo, si se presentan
ejemplos en la descripción o en los dibujos que no están abarcados por las
reivindicaciones, no como realizaciones de la invención sino como antecedentes
o como ejemplos que son útiles para entender la invención, se suele permitir
retenerlos.
Estos ejemplos ponen en evidencia la necesidad de que la
memoria descriptiva respalde las reivindicaciones.
Al redactar reivindicaciones, es importante pensar
constantemente acerca de variaciones de la invención. En términos legales,
estas variaciones se denominan "realizaciones". El inventor debe ponerse
en la mente de un posible competidor que quiere encontrar un resquicio en las
reivindicaciones. Tiene que pensar en las variaciones que se podrían introducir
en cada reivindicación para remedar (plagiar) la invención sin infringirla, y
luego tratar de incorporar esas variaciones o realizaciones alternativas en la
memoria, para posteriormente redactar reivindicaciones que las abarquen. Es
importante no pasar por alto realizaciones alternativas que puedan cumplir con
la misma función. Las reivindicaciones relacionadas con estas realizaciones
alternativas son fundamentales para obtener una protección de amplio alcance.
Por ejemplo, si el inventor ha desarrollado un dispositivo
que consiste en un lápiz con una goma unida al lápiz, las reivindicaciones
referidas a la realización preferida se podrían redactar de la siguiente forma:
1. Dispositivo,
que comprende:
un lápiz; y
una goma sujeta al lápiz.
2. El
dispositivo de la reivindicación 1, en el cual dicha goma está sujeta en forma
desmontable al lápiz.
3. El
dispositivo de la reivindicación 2 en el cual el lápiz es de color rojo.
Para la misma invención, las reivindicaciones referidas a
una realización alternativa podrían ser las siguientes:
1. Dispositivo,
que comprende:
un bolígrafo; y
una goma sujeta al bolígrafo.
2. El
dispositivo de la reivindicación 1, en el cual dicha goma está unida en forma
desmontable al bolígrafo.
3. El
bolígrafo de la reivindicación 2 en la que el bolígrafo es de color rojo.
La comparación del conjunto de reivindicaciones del
"bolígrafo" con el conjunto del "lápiz" sugiere que se podría redactar un
conjunto de reivindicaciones aún más amplio dirigido a "un implemento para
escribir", y luego redactar reivindicaciones dependientes referidas al
bolígrafo y el lápiz.
Como ya se ha dicho, una de las reglas básicas para redactar
las reivindicaciones es revisarlas continuamente y eliminar las limitaciones
innecesarias. Una de las técnicas consiste en redactar una reivindicación
en forma de párrafo, e incluir todas las limitaciones razonables de una
realización de la invención. Una vez que se ha captado la invención en su
totalidad, revisar el párrafo y eliminar todas las limitaciones que pudieran
limitar la descripción de la invención en su forma más amplia posible. Al hacer
esto, se podrá escribir una reivindicación que capture la forma más amplia de
la invención y que no contenga limitaciones innecesarias. A continuación, se
pueden redactar más series de reivindicaciones con un alcance diferente al de
la primera serie. Esta técnica debería dar como resultado una amplia serie de
reivindicaciones para la invención.
De modo similar, en cuanto a los aspectos técnicos de la
invención, las reivindicaciones no deben basarse en referencias a la
descripción o a los dibujos excepto cuando sea absolutamente necesario. Por
ejemplo, de acuerdo con las reglas de la European Patent Office (EPO), no deben
basarse en referencias tales como "según se describe en la parte... de la
descripción", o "según se ilustra en la Figura 2 de los dibujos". Se recomienda
una redacción enfática de las cláusulas que contengan una excepción de este
tipo. Por consiguiente, es deber del solicitante demostrar que es
"absolutamente necesario" basarse en una referencia a la descripción o a los
dibujos en los casos que corresponda. Un Ejemplo de excepción admisible sería
el caso en el cual la invención comprende una forma o diseño peculiar ilustrada
en los dibujos, pero que no puede ser definida adecuadamente, ya sea con palabras
o con una simple fórmula matemática. Otro caso especial es aquel en el que la
invención se relaciona con productos químicos, algunos de cuyos aspectos sólo
pueden definirse por medio de gráficos o diagramas.
El objeto de una reivindicación se define normalmente
mediante aspectos positivos e indicativos de la presencia de determinados
elementos técnicos. En raras ocasiones, se puede restringir el objeto
usando una limitación negativa que establece expresamente la ausencia de un
aspecto particular, por ejemplo, "no es de madera".
Además, en algunas jurisdicciones tales como la European
Patent Office (EPO), se puede excluir un antecedente del estado de la
técnica mediante el uso de una exclusión para restablecer la novedad de una
materia inventiva que accidentalmente coincide con el antecedente. Una
exclusión que no se base en la solicitud presentada, sólo puede restablecer la
novedad; no puede volver inventiva una materia evidente. Se debe tomar la
precaución de asegurar que su redacción no se extienda más allá del contenido
de la solicitud tal como fue presentada.
Se pueden usar limitaciones negativas y exclusiones
únicamente cuando la inclusión de aspectos positivos en la reivindicación no
defina con mayor claridad y precisión el objeto que aún puede ser protegido o
limite indebidamente el alcance de la reivindicación. El redactor debería
esforzarse por limitar el uso de limitaciones negativas y exclusiones a
aquellas situaciones que no pueden ser fácilmente explicadas de modo positivo.
Por ejemplo, un proceso químico en el cual se podría utilizar cualquier metal
conocido excepto "cobre" (y el propio inventor en realidad no sabe por qué no
se puede usar cobre) podría expresarse de forma tal como "un metal, excepto
cobre…". Sin embargo, el redactor notará que luego de considerarlo, es
posible encontrar una palabra adecuada que exprese la limitación de
manera positiva. Se deben evitar las limitaciones negativas y exclusiones
porque no aportan nada a la redacción clara y elegante que debe tener toda
reivindicación con el fin de obtener la mejor protección para las invenciones.
A medida que va avanzando la tramitación de la solicitud de
patente (se debe tener en cuenta que esto puede demorarse varios años), debería
mantenerse al tanto de los productos que tiene la competencia en el campo de
la invención. Al redactar las reivindicaciones, se debe hacer buen uso
de este conocimiento de los antecedentes para redactar reivindicaciones que
abarquen productos de la competencia que pudieran estar disponibles en el
mercado, siempre que dichos productos no constituyan un antecedente en el
estado de la técnica. Además, si el agente toma conocimiento de un nuevo
producto de la competencia mientras la solicitud de patente está en trámite,
deberá enmendar las reivindicaciones pendientes para que reflejen mejor tanto
la invención del cliente como el producto competidor (suponiendo que este
último definitivamente no figure ya en el estado de la técnica). De esta
manera, las reivindicaciones de una patente concedida pueden ser tan cercanas
al producto de la competencia que el competidor no tenga otra opción que
obtener una licencia del cliente cuando la patente sea concedida.
Se deben redactar reivindicaciones que superen al estado
de la técnica relacionado con la invención que él ya conoce. De lo
contrario, la patente se denegará por falta de novedad o nivel inventivo, o
incluso podría ser considerada nula tras la concesión. La estrategia ideal
comprende redactar una reivindicación que sea más restringida que el estado de
la técnica conocida al momento, pero más amplia que los productos de la
competencia.
En ocasiones la misma invención puede ser reivindicada
como método y como aparato. No se sienta obligado a capturar la invención
en una sola forma. De hecho, con el fin de lograr la máxima protección posible,
es aconsejable reivindicarla en diferentes formas. Veamos algunos ejemplos de
reivindicaciones.
Para una invención que se refiere a un programa informático
para efectuar búsquedas en Internet, una reivindicación de sistema podría decir
lo siguiente:
1. Sistema
para efectuar búsquedas en Internet, donde dicho sistema comprende:
un módulo de software configurado
para efectuar una búsqueda;
una base de datos configurada
para guardar los resultados producidos por dicha búsqueda; y
una interfaz de usuario
configurada para presentar los resultados de la búsqueda al usuario.
Obsérvese que en la reivindicación 1 se han enumerado los
diferentes componentes de la invención y la manera en que operan entre sí.
Hemos establecido los tres elementos y definido la función que realiza cada uno
de ellos. Por ejemplo, hemos establecido que el módulo de software efectúa la
búsqueda, la base de datos almacena la búsqueda y la interfaz hace que dicha
búsqueda esté disponible para el usuario.
Una reivindicación de método para la misma invención podría
decir lo siguiente:
2. Método
para efectuar búsquedas en Internet, donde dicho método comprende:
transmitir una solicitud de
búsqueda por Internet desde un módulo de software;
recibir los resultados de la
búsqueda por Internet correspondientes a la solicitud de búsqueda realizada por
el módulo de software;
almacenar los resultados de la
búsqueda en una base de datos; y
presentar los resultados de la
búsqueda al usuario a través de la interfaz con el usuario.
Obsérvese que en la reivindicación 2 hemos introducido
diferentes etapas de esta búsqueda y al mismo tiempo los componentes que
realizan cada una de las funciones establecidas. Por ejemplo, la primera etapa
se define como la búsqueda efectuada por el módulo de software.
La memoria descriptiva y los dibujos deben respaldar las
reivindicaciones, esto significa que el objeto de cada reivindicación
debe tener una base de sustento en la descripción. Normalmente no se
interpretará el alcance de las reivindicaciones en un sentido más amplio que el
garantizado por consideraciones tales como la extensión de la descripción y los
dibujos y, en algunas jurisdicciones, la contribución a la técnica.
La mayoría de las reivindicaciones son generalizaciones de
uno o más ejemplos específicos. El grado de generalización admisible es un tema
que el examinador deberá juzgar en cada caso particular, a la luz del estado de
la técnica pertinente. Por ende, la invención que abra un campo completamente
nuevo tendrá derecho a una mayor generalización en las reivindicaciones que una
invención relacionada con avances en una tecnología conocida. Una buena
definición de reivindicación es aquella que no es tan amplia como para avanzar
más allá de la invención, ni tan restringida como para privar al solicitante de
una recompensa justa por la divulgación de su invención. Al solicitante, en
general, se le permite abarcar todas las modificaciones, equivalentes y usos de
lo que él ha descrito. En particular, si es razonable predecir que todas las
variantes protegidas por las reivindicaciones tienen las propiedades o los usos
que el solicitante les asigna en la descripción, él debería tener el derecho de
redactar sus reivindicaciones en forma acorde.
Hay que recordar que la única restricción con respecto a la
amplitud de las reivindicaciones, que un solicitante puede obtener, se
relaciona con el estado de la técnica (novedad y actividad inventiva) y no con
la "corazonada" de un determinado examinador de patentes acerca de la
importancia de la invención del cliente.
Los siguientes ejemplos representan casos de respaldo o
falta de respaldo de las reivindicaciones:
i.
Una reivindicación se relaciona con un proceso para tratar todo tipo de
"plántulas" sometiéndolas a un tratamiento de choque frío controlado para
producir resultados específicos, en tanto que la descripción revela un proceso
aplicado a un solo tipo de planta. Dado que es sabido que las propiedades de
las plantas varían ampliamente, existen razones bien fundadas para creer que el
proceso no será aplicable a todos los tipos de plántulas. A menos que el
solicitante pueda proporcionar pruebas convincentes de que el proceso es en
realidad aplicable en general, deberá restringir su reivindicación al tipo
particular de planta al que hace referencia en la descripción. No es suficiente
una mera declaración indicando que el proceso sea aplicable a todas las
plántulas.
ii.
Una reivindicación se relaciona con un método específico de tratamiento
de "moldes de resina sintética" para obtener determinados cambios en sus
características físicas. Todos los ejemplos descritos se relacionan con resinas
termoplásticas, y el método parecería inapropiado para las resinas
termoestables. A menos que el solicitante pueda presentar pruebas de que el
método es en realidad aplicable a las resinas termoestables, debe restringir su
reivindicación a las resinas termoplásticas.
iii.
Una reivindicación se relaciona con composiciones mejoradas de aceite
combustible que poseen una propiedad deseada. La descripción provee respaldo
para una manera de obtener aceite combustible con esta propiedad, que se debe a
la presencia de cantidades definidas de un determinado aditivo. No se revelan
otras maneras de obtener los combustibles con la propiedad deseada. La
reivindicación no hace mención alguna del aditivo. La reivindicación no cuenta
con respaldo para todo su alcance, y surgen objeciones.
Una solicitud de patente debe relacionarse en términos
generales con una sola invención, o con un grupo de invenciones vinculadas para
formar un único concepto inventivo general. La segunda de estas alternativas,
es decir, el grupo vinculado por un concepto único puede dar lugar a una
pluralidad de reivindicaciones independientes en la misma categoría, aunque el
caso menos común es una pluralidad de reivindicaciones independientes en
categorías diferentes.
Si un examinador determina que las reivindicaciones en una
solicitud de patente carecen de unidad de la invención, se solicitará que se elijan
determinadas reivindicaciones y cancele o elimine las reivindicaciones no elegidas.
Sin embargo, se permitirá que presente otra solicitud de patente con las
reivindicaciones no elegidas de la primera solicitud. La regla para la
unidad de la invención es esencialmente un mecanismo de regulación de aranceles
que impide que las oficinas de patentes deban examinar muchísimas invenciones
separadas para un solicitante que ha pagado sólo por el examen de una única
invención. Como tal, la objeción de falta de unidad de la invención no es
una falla fatal para una solicitud de patente, aunque puede suponer el pago de
aranceles adicionales para el cliente, así como una demora adicional. En
algunas jurisdicciones, tal como la European Patent Office (EPO), se considera
que hay unidad de la invención en el contexto de productos intermediarios y finales
cuando:
i.
los productos intermediarios y finales tienen el mismo elemento
estructural esencial, es decir, sus estructuras químicas básicas son las mismas
o sus estructuras químicas están estrechamente interrelacionadas desde el punto
de vista técnico, siendo que el intermediario incorpora un elemento estructural
esencial en el producto final, y
ii.
los productos intermediarios y finales están técnicamente
interrelacionados, es decir, el producto final se elabora directamente a
partir del intermediario o está separado de éste por una pequeña cantidad de
intermediarios, todos los cuales contienen el mismo elemento estructural
esencial.
También puede haber unidad de la invención entre productos
intermediarios y finales cuyas estructuras no sean conocidas – por ejemplo,
entre un intermediario de estructura conocida y un producto final de estructura
desconocida o entre un intermediario de estructura desconocida y un producto
final de estructura desconocida. En tales casos, debería haber suficientes
pruebas como para poder concluir que los productos intermediarios y finales
están estrechamente interrelacionados desde un punto de vista técnico, por
ejemplo, cuando el intermediario contiene el mismo elemento esencial que el
producto final o incorpora un elemento esencial en el producto final.
Se pueden reivindicar los diferentes productos
intermediarios que se usan en los distintos procesos de preparación del
producto final, siempre que contengan el mismo elemento estructural esencial.
Los productos intermediarios y finales no deberían estar separados en el
proceso que conduce de uno a otro por un intermediario que no sea nuevo. Cuando
se reivindican diferentes intermediarios para distintas partes estructurales
del producto final, no debe considerarse que la unidad se encuentra entre los
intermediarios. Si los productos intermediarios y finales son familias de
compuestos, cada compuesto intermediario debería corresponder a un compuesto
reivindicado en la familia de los productos finales. Sin embargo, es posible
que algunos de los productos finales no tengan un compuesto correspondiente en
la familia de los productos intermediarios, de modo tal que no es necesario que
las dos familias sean absolutamente congruentes. El mero hecho de que además de
la posibilidad de usarse en la producción de los productos finales, los
intermediarios también puedan exhibir otros efectos o actividades, no debería
perjudicar la unidad de la invención.
Cuando una única reivindicación define alternativas
(químicas o no químicas), es decir, el denominado "grupo Markush", se debería
considerar que hay unidad de la invención si estas alternativas son de
naturaleza similar. Si el grupo Markush es para las alternativas de compuestos
químicos, se debe considerar que éstas son de naturaleza similar en las
siguientes situaciones:
i.
todas las alternativas tienen una propiedad o actividad en común,
y
ii.
hay una estructura en común, es decir, todas las alternativas
comparten un elemento estructural significativo o todas las alternativas
pertenecen a una clase de compuestos químicos reconocida en la técnica a la
cual pertenece la invención.
Todas las alternativas comparten un elemento estructural
significativo, cuando los compuestos comparten una estructura química en común
que ocupa una porción grande de sus estructuras o, cuando los compuestos sólo
tienen en común una pequeña porción de sus estructuras, la estructura
compartida constituye una porción estructuralmente distinta con respecto al
estado de la técnica. El elemento estructural puede ser un componente único o
una combinación de componentes individuales vinculados entre sí. Las
alternativas pertenecen a una "clase reconocida de compuestos químicos" siempre
que haya una expectativa teórica de que los miembros de la clase se comportarán
de la misma manera en el contexto de la invención reivindicada, es decir que
cada miembro se pueda sustituir entre sí en la expectativa de que se logre el
mismo resultado. Si se puede demostrar que al menos una alternativa de Markush
no es novedosa, se debe reconsiderar la unidad de la invención.
En algunas jurisdicciones, tales como la European Patent
Office (EPO) o los países miembros de la Comunidad Andina, la falta de unidad
puede ser evidente directamente a priori, es decir, antes de considerar las
reivindicaciones con relación al estado de la técnica, o puede volverse
evidente a posteriori, es decir, después de considerar el estado de la técnica.
Ejemplo Falta de unidad de la invención a priori:
a) Producto
A;
b) Proceso
de producción de A, B, C, D; y
c) Aparato
X (que no sirve para obtener el producto A ni se utiliza en el proceso B).
La reivindicación de una patente debería tener un "punto de
vista" coherente. El punto de vista indica el conjunto de limitaciones o
elementos que terceros podrían infringir directamente una reivindicación de
patente. Por lo tanto, se debe tratar de evitar la inclusión de limitaciones o
elementos que reflejen otro punto de vista en una misma reivindicación. Aunque
esta parezca una recomendación de sentido común, a veces puede ser muy difícil
en la práctica, donde la naturaleza de una invención es tal que los componentes
inventivos están dispersos entre un rango de componentes físicos o un rango de
actividades físicas. El hecho de que haya un sólo punto de vista también se
vuelve importante cuando la actividad comercial asociada con la invención está
dividida entre múltiples partes.
Ejemplo 1
Supongamos una invención que se
relaciona con un nuevo compartimiento en el que se colocan las pilas que
alimentan de energía a la linterna. Imaginemos que el inventor ha descubierto
que enganchando una pequeña pieza de cobre con forma de espiral con un
receptáculo macho sobre una pila de celda D convencional, e insertándola en una
linterna que también tiene una pequeña pieza de cobre con forma de espiral con
un receptáculo hembra, la vida útil de la celda D de la pila es tres veces
mayor de lo normal. Un agente podría escribir la siguiente reivindicación:
1. Aparato
para prolongar la vida útil de la pila de una linterna, que comprende:
una pieza de cobre con forma de
espiral que tiene un receptáculo macho y que está adaptada para acoplarse
operativamente a una pila;
una linterna que funciona a pilas
con cableado eléctrico; y
una pieza de cobre con forma de
espiral que tiene un receptáculo hembra, donde la pieza de cobre con forma de
espiral está sujeta al cableado eléctrico de una linterna que funciona a pilas,
en donde dicha pieza de cobre con forma de espiral tiene un receptáculo macho
adaptado para su acoplamiento operativo a dicha pieza con forma de espiral que
tiene un receptáculo hembra.
Aunque la reivindicación anterior pueda proporcionar una
descripción adecuada de la invención, se puede notar que no tiene un punto de
vista coherente. Algunas partes de la reivindicación pertenecen a componentes
relacionados con la batería, y algunas partes se refieren a componentes
relacionados con la linterna. Ahora, si la batería durara toda la vida útil de
la linterna, que no es el caso, habría menos problemas con el punto de vista de
la reivindicación.
Pero ¿qué sucedería si la persona/entidad responsable de la
pila no fuera la misma persona/entidad que suministrara la linterna? ¿Qué
pasaría si una compañía solamente vendiera pilas y otra solamente linternas?
Esto significa que ni la persona responsable de las pilas ni la persona
responsable de las linternas infringen directamente la reivindicación. Con
frecuencia, es necesario que se verifique una infracción directa, a fin de que
se establezca algún tipo de infracción tal como una infracción indirecta
("contribuir con la infracción" o "inducir a la infracción", por ejemplo), ya
que muchos sistemas legales exigen que una sola entidad sea responsable de la
infracción directa.
Supongamos, por ejemplo, que en el comercio relacionado con
la reivindicación anterior, una compañía vende linternas y otra vende pilas. En
este caso, ninguna de estas partes debería sentir la menor inclinación a
adquirir una licencia para la reivindicación anterior, ya que cada una puede
considerar genuinamente que tiene suficientes fundamentos legales como para
eludir la infracción, dado que sólo utiliza una porción de la reivindicación.
Supongamos ahora que también se han redactado otras tres
series de reivindicaciones – una dirigida únicamente a la porción "linterna"
del sistema, una dirigida sólo a la parte de la pila del sistema y otra
dirigida a una combinación de las piezas de cobre con forma de espiral. Cada
una de estas tres reivindicaciones podría redactarse así:
Reivindicación de la linterna
2. Aparato
para prolongar la vida útil de la pila de una linterna, que comprende:
una linterna que funciona a pilas
con cableado eléctrico; y
una pieza de cobre con forma de
espiral que tiene un receptáculo hembra, donde la pieza de cobre con forma de
espiral está sujeta al cableado eléctrico de una linterna que funciona a pilas,
en donde dicha pieza de cobre con forma de espiral tiene un receptáculo hembra
adaptado para su acoplamiento operativo a dicha pieza con forma de espiral que
tiene un receptáculo macho sujeto a la batería.
Reivindicación de la batería
3. Aparato para prolongar la vida
útil de la pila de una linterna, que comprende:
una pila; y
una pieza de cobre con forma de
espiral que tiene un receptáculo macho, donde dicha pieza de cobre con forma de
espiral está acoplada operativamente a la pila, en donde la pieza de cobre con
forma de espiral tiene un receptáculo macho que está adaptado para acoplarse
operativamente a una pieza con forma de espiral que tiene un receptáculo hembra
conectado al cableado eléctrico en una linterna.
Las piezas conectoras
4. Aparato para prolongar la vida
útil de la pila de una linterna, que comprende:
una pieza de cobre con forma de
espiral que tiene un receptáculo macho y que está adaptada para acoplarse
eléctricamente a una pila; y
una pieza de cobre con forma de
espiral que tiene un receptáculo hembra, donde dicha pieza de cobre con forma
de espiral está adaptado para acoplarse operativamente al cableado eléctrico de
una linterna que funciona a pilas, en donde la pieza de cobre con forma de
espiral tiene un receptáculo macho que está adaptado para acoplarse
operativamente a la pieza con forma de espiral que tiene el receptáculo hembra.
Se notará que, mientras que en las reivindicaciones 2 y 3 se
menciona tanto la pila como la linterna, el "punto de vista" de cada reivindicación
ha cambiado hacia la pila o la linterna exclusivamente o hacia la combinación
de las dos piezas conectoras. Por lo tanto, la reivindicación 2 debería ser más
fácil de licenciar, o constituir una base más adecuada para litigar contra un
proveedor de linternas infractor, que la reivindicación 1, y la reivindicación
3 debería ser más fácil de licenciar, o constituir una base más adecuada para
litigar contra un proveedor de pilas infractor, que la reivindicación 1. La
reivindicación 4 está dirigida a las dos piezas con forma de espiral y se
podría usar contra la compañía que provee las partes con forma de espiral para
su posterior ensamblaje por los proveedores de pilas o de linternas.
Ejemplo 2
Supongamos una invención que se relaciona con un sistema
informático Cliente-Servidor, tal como Internet. Imaginemos que la invención es
una nueva manera de hacer pedidos de golosinas por Internet, donde el cliente
puede usar una cámara y un brazo robótico para llenar una bolsa de golosinas
que luego le será enviada. La computadora del cliente (p. ej., una computadora
personal) efectúa una petición a un servidor (p. ej., el sistema
computadorizado de un proveedor de servicios de Internet), y dicho servidor
encuentra la información, la procesa y envía los resultados al cliente. El
agente podría escribir la siguiente reivindicación:
1. Método para dispensar
golosinas, que comprende:
enviar una petición de golosinas
desde la computadora del cliente a una computadora servidor de golosinas que se
encuentra en una tienda de golosinas;
enviar datos de video de la
tienda de golosinas desde el servidor a la computadora del cliente;
mostrar los datos de video de la
tienda de golosinas en la computadora del cliente, en donde los datos de video
de la tienda de golosinas visualizados proveen una representación visual de la
tienda de golosinas para permitir que el usuario de la computadora del cliente
proporcione instrucciones a un brazo robótico ubicado en la tienda de
golosinas;
enviar instrucciones para guiar
al brazo robótico desde la computadora del cliente al servidor;
convertir las instrucciones para
guiar al brazo robótico en instrucciones en lenguaje de máquina para guiar al
brazo robótico destinadas al brazo robótico de la tienda de golosinas, en donde
dichas instrucciones en lenguaje de máquina para guiar al brazo robótico
accionan el brazo robótico para que llene una bolsa con golosinas;
enviar una instrucción de envío
desde la computadora del cliente al servidor; y
convertir la instrucción de envío
en una instrucción de envío en lenguaje de máquina para el brazo robótico, en
donde dicha instrucción de envío en lenguaje de máquina para el brazo robótico
acciona el brazo robótico para colocar la bolsa de golosinas en una caja
abierta y sellarla para su envío.
Aunque la reivindicación anterior pueda proporcionar una
descripción adecuada de la invención, se notará que no tiene un punto de vista
coherente. Algunos pasos los efectúa la computadora del cliente y otros el
servidor. Esto significa que ni la persona responsable de la computadora del
cliente ni la persona responsable del servidor infringen directamente la
reivindicación. A menudo es necesaria la verificación de una infracción directa
con el fin de determinar cualquier tipo de infracción, tal como una infracción
indirecta, y muchos sistemas legales exigen que una sola entidad sea
responsable de la infracción directa.
Además de tener en cuenta posibles litigios, también se deben
redactar las reivindicaciones para que sean fáciles de licenciar. Supongamos, por
ejemplo, que en el comercio relacionado con la reivindicación de la tienda de
golosinas, una compañía provee la tienda de golosinas y el brazo robótico, otra
provee el servidor y una tercera, el programa informático para la computadora
del cliente. Supongamos, además, que mientras las compañías del negocio de
golosinas y del servidor tienen un convenio comercial, la compañía del programa
informático de la computadora del cliente no tiene contrato con ninguna de las
partes, y que el servidor está disponible para cualquiera que suministre el
número de una tarjeta de crédito a la que cargar el pago de los servicios. En
esta situación, ninguna de estas partes tendrá interés en comprar una licencia
de la reivindicación anterior, ya que cada una puede, genuinamente, considerar
que cuenta con suficientes fundamentos legales como para eludir una infracción
basada en que no practica completamente la reivindicación.
Ahora, supongamos que también se han redactado otras dos
series de reivindicaciones, una dirigida sólo a la parte del cliente del
sistema y otra dirigida sólo a la parte del servidor del sistema. Cada una de
estas tres reivindicaciones podría redactarse así:
Reivindicación para la computadora del cliente
2. Método para dispensar
golosinas, que comprende:
recibir en la computadora del
cliente los datos de video de una tienda de golosinas;
mostrar los datos de video de la
tienda de golosinas en la computadora del cliente, en donde dichos datos de
video de la tienda de golosinas que se muestran proveen una representación
visual de la tienda de golosinas para permitir al usuario de la computadora del
cliente suministrar instrucciones a un brazo robótico ubicado en la tienda de
golosinas; enviar instrucciones para guiar al brazo robótico desde la
computadora del cliente, en donde dichas instrucciones para guiar al brazo
robótico hacen que el brazo robótico en la tienda de golosinas llene una bolsa
con las golosinas indicadas; y
enviar una instrucción de envío
desde la computadora del cliente, en donde dicha instrucción de envío hace que
el brazo robótico ubique la bolsa de golosinas en una caja abierta y la selle
para ser despachada.
Reivindicación para el servidor
3. Método para dispensar golosinas,
que comprende:
enviar datos de video de una
tienda de golosinas desde un servidor a una computadora del cliente, en donde
los datos de video de la tienda de golosinas suministran una representación
visual de la tienda de golosinas para permitir a un usuario de la computadora
del cliente proveer instrucciones a un brazo robótico ubicado en la tienda de
golosinas;
recibir instrucciones para guiar
al brazo robótico en el servidor desde la computadora del cliente; convertir
las instrucciones para guiar al brazo robótico en instrucciones en lenguaje de
máquina para guiar al brazo robótico destinadas al brazo robótico en la tienda
de golosinas, en donde dichas instrucciones en lenguaje de máquina para guiar
al brazo robótico accionan el brazo robótico para que llene una bolsa con las
golosinas indicadas; recibir una instrucción de envío en el servidor desde la
computadora del cliente; y
convertir la instrucción de envío
en una instrucción de envío en lenguaje de máquina para el brazo robótico
destinada al brazo robótico, en donde dicha instrucción de envío en lenguaje de
máquina para el brazo robótico acciona el brazo robótico para colocar la bolsa
de golosinas en una caja abierta y sellarla para su envío.
Se notará que en tanto las reivindicaciones 2 y 3 mencionan
ambas: el servidor y la computadora del cliente, en cada reivindicación la
acción se ha desplazado exclusivamente ya sea hacia el cliente o hacia el
servidor. Por ende, sobre la base de la reivindicación 2 sería más fácil
licenciar o litigar contra un proveedor infractor de programa informático del
cliente que con la reivindicación 1, y con la reivindicación 3 sería más fácil
licenciar o litigar contra un operador infractor del programa informático del
servidor, que con la reivindicación 1.
Como se analizó, la redacción de reivindicaciones de
patentes exige mucha revisión. Es muy infrecuente que se redacte una excelente
reivindicación de patente en el primer intento, aun después de años de
experiencia. En última instancia lo que se precisará son: reivindicaciones
de patente sólidas que capturen el alcance completo de la invención del
cliente.
Es posible limitar una reivindicación de diferentes formas:
1) incorporando
elementos nuevos,
2) incorporando
una limitación a un elemento descrito previamente, y
3) precisando
con mayor detalle la manera en que los elementos descritos previamente operan
entre sí.
Nótese que los "elementos" son un subconjunto de
"limitaciones" y a menudo constituyen más una modalidad de práctica intelectual
que una distinción legal genuina.
El ejemplo anterior del lápiz se puede limitar incorporando
un elemento adicional, tal como un capuchón para el lápiz. La reivindicación
puede redactarse así:
1. Aparato, que comprende:
un lápiz;
una goma sujeta a un extremo del
lápiz;
una luz sujeta al centro proximal
del lápiz; y
un capuchón amovible unido a un
extremo del lápiz.
El elemento adicional del capuchón limita la reivindicación.
Por consiguiente, la reivindicación ya no se trata de un lápiz que solamente
tiene una luz y una goma unidas a él. Los tres elementos deben estar presentes
en un dispositivo infractor para que la reivindicación sea oponible a éste.
La mayoría de las oficinas de patentes requieren que se
muestre con claridad los cambios que se han efectuado para enmendar una
reivindicación. Por lo tanto, en función de la reglamentación nacional en
materia de patentes, la enmienda a la reivindicación anterior enviada a la
oficina de patentes podría decir:
1. (Modificada) Aparato, que
comprende:
un lápiz;
una goma sujeta a un extremo del
lápiz; [[y]]
una luz unida al centro [[proximal]]del
lápiz; y
un capuchón amovible unido a un
extremo del lápiz.
Donde "modificada" indica un cambio en la reivindicación,
[[ ]] muestra las palabras suprimidas, y el subrayado indica las
palabras que se han añadido.
Cuando se limita una reivindicación por incorporación de una
nueva limitación, la nueva limitación debería definir además un elemento o bien
la relación entre los elementos. La limitación debe figurar en la memoria
descriptiva, o sea, no se puede crear una nueva relación entre partes
que no estén descritas en la memoria descriptiva. Además, no se deberían
agregar limitaciones que reduzcan significativamente la amplitud de una
reivindicación sin considerar primero las posibles enmiendas alternativas y sin
analizar el impacto probable de dichas enmiendas.
También se puede superar el estado de la técnica sin
agregar una limitación completamente nueva a la reivindicación, definiendo
o relacionando entre sí los elementos ya descritos, tal como enmendar
una reivindicación para agregar que "A recibe lo producido por B". En el Ejemplo
anterior, la reivindicación se podría limitar aún más definiendo el elemento de
luz.
1. Aparato, que comprende:
un lápiz;
una goma sujeta a un extremo del
lápiz; y
una luz unida a un centro
proximal del lápiz en donde dicha luz está orientada para que ilumine hacia
fuera desde el extremo del lápiz donde se sujeta la goma.
Aquí, la dirección de la luz define aún más al elemento.
En la mayoría de las jurisdicciones se excluyen
determinados objetos de la protección de los derechos de propiedad industrial
ya sea por la vía de exclusión expresa del concepto de invención, lo que
conocemos ya como definición negativa, o por considerarlas como una
exclusión de la patentabilidad propiamente dicha, esto es, invenciones que,
si bien son novedosas, inventivas y aplicables industrialmente, no son
protegibles por razones de políticas de innovación; y donde las
jurisdicciones cuentan con listados de exclusiones. Por ejemplo, en los Estados
Unidos de América sólo se excluye una cantidad mínima de objetos tales como teorías
científicas. En algunos casos, aún podrá obtener protección para el objeto
de la invención cambiando la redacción de las reivindicaciones por un formato
aceptable.
El Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas (CPE),
tratado constitutivo de la European Patent Office (EPO), no define lo que
significa "invención", sino que contiene un listado no exhaustivo de cosas
que no son consideradas invenciones, como descubrimientos, teorías
científicas, métodos matemáticos, creaciones estéticas, esquemas, reglas,
métodos de creación de actos mentales, juegos o negocios y programas
informáticos, y presentaciones de información. Todas estas exclusiones
tienen en común el hecho de que son abstractas o no técnicas. Esta
tendencia es adoptada entre otros por los países miembros de la Comunidad
Andina, quienes además incluyen en el listado "el todo o parte de seres vivos
tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el
material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado,
inclusive genoma, germoplasma o cualquier ser vivo natural". No obstante lo
anterior, en la actualidad los microorganismos constituyen en la Comunidad
Andina una excepción a esta regla general de no invención y por ende, en
principio, son patentables.
También se limita la protección de algunas invenciones que,
pese a su potencial novedoso, inventivo y de aplicación industrial, no tienen
cabida por razones de orden público o moralidad.
El Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas (CPE), también
excluye de la patentabilidad los métodos de tratamiento sobre humanos o
animales, excluyendo expresamente los productos, sustancias o composiciones
para ser usados en dichos métodos. Esto permite el patentamiento de
reivindicaciones de tipo suizo. Paralelamente, regímenes como el de la
Comunidad Andina al igual que la European Patent Office (EPO), consideran que
las invenciones que afecten a la moral o el orden público, las patentes sobre
plantas o animales y los métodos terapéuticos no son patentables, añadiendo a
la lista aquellas invenciones que impidan garantizar la salud pública.
En general se asume que la mayoría de las invenciones,
si por lo demás son patentables, presentan alguna utilidad. Los conceptos
de utilidad y aplicación industrial son sinónimos pero no
idénticos. La European Patent Office (EPO)establece que:
una invención
será considerada como susceptible de aplicación industrial si es posible
elaborarla o usarla en cualquier tipo de industria, incluyendo la agricultura.
El término "industria" debe entenderse en su sentido más
amplio, que incluya cualquier actividad física de "carácter técnico", es
decir, una actividad que tenga aspectos útiles y prácticos antes bien
que puramente estéticos. "Industria" no implica necesariamente el uso de una
máquina o la elaboración de un artículo y podría abarcar, por ejemplo, un
proceso para dispersar la niebla o para convertir una forma de energía en otra.
Sin embargo, otra clase de "invenciones" que sería excluida incluye los
artículos o procesos que se supone operan de manera claramente contraria a las
leyes físicas bien establecidas, por ejemplo, una máquina de movimiento
perpetuo.
El requisito de "aplicación industrial" con referencia a los
programas informáticos (el software) hace que estos sean algo menos patentables
en Europa que en los Estados Unidos y en algunas otras jurisdicciones. Por
ejemplo, el examinador de la European Patent Office (EPO) puede determinar que
una invención con aplicaciones de software no tiene "aplicación industrial".
Este rechazo no se aplica a todas (ni a la mayoría) de las invenciones de
software, y en muchos casos el agente puede superar el rechazo revisando
simplemente el formato de las reivindicaciones o explicándole al examinador de
qué manera la invención, expresada en las reivindicaciones revisadas, satisface
el examen de aplicación industrial.
En la European Patent Office (EPO), al igual que en muchas
otras jurisdicciones, los métodos de tratamiento del cuerpo humano o de animales
mediante cirugía o terapia y los métodos de diagnóstico practicados en el
cuerpo humano o animal no son considerados como invenciones susceptibles de
aplicación industrial. Esta norma no se aplica a productos, en especial
sustancias o composiciones, para su uso en cualquiera de estos métodos. Por
ende, se pueden obtener patentes para instrumentos quirúrgicos, terapéuticos o
de diagnóstico o para aparatos útiles en tales métodos. Nota: los Estados
Unidos de América y otras jurisdicciones no tienen esta exclusión.
La elaboración de prótesis o miembros artificiales podría
ser patentable aún bajo la exclusión general mencionada en la European Patent
Office (EPO). Por ejemplo, serían patentables un método de fabricación de
plantillas para corregir la postura o un método de fabricación de un miembro
artificial. En ambos casos, la toma de la impresión de la planta del pie o de
un molde del muñón sobre el que se ajustará el miembro artificial claramente no
es de naturaleza quirúrgica, y no requiere de la presencia de una persona
calificada como médico. Además, tanto las plantillas como el miembro artificial
son fabricados fuera del cuerpo. Sin embargo, un método para hacer una
endoprótesis fuera del cuerpo, pero que requiere de una intervención quirúrgica
para tomar las mediciones, sería excluido de la patentabilidad.
A pesar de la exclusión general establecida por la European
Patent Office (EPO), es posible obtener patentes para productos nuevos y útiles
para estos métodos de tratamiento o diagnóstico, en particular sustancias o
composiciones. No obstante, una sustancia o composición sólo puede ser
patentada para su uso en estos métodos si no ha sido revelada previamente para
su uso en cirugía, terapia o métodos de diagnóstico practicados en el cuerpo
humano o de animales ("primer uso médico"). No es posible patentar
posteriormente la misma sustancia o composición para ningún otro uso de ese
tipo. La reivindicación de una sustancia o composición para el primer uso en
métodos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico en las solicitudes de la OEP
tendría la forma siguiente:
"Sustancia o composición X" y a
continuación la indicación del uso, por Ejemplo "para su uso como medicamento",
"... como agente antibacteriano" o "... para curar la enfermedad Y".
Por el contrario, las reivindicaciones de este tipo serán
consideradas como restringidas a la sustancia o composición cuando son
presentadas o envasadas para su uso. Las reivindicaciones de producto sólo se
pueden usar para productos nuevos. Sin embargo, esto no significa que las
reivindicaciones de producto para el primer uso médico no deban cumplir con
todos los demás requisitos de patentabilidad, en especial el de actividad
inventiva.
Una reivindicación con la forma, "uso de una sustancia o
composición X para el tratamiento de la enfermedad Y ..." será considerada por
la European Patent Office (EPO) como relacionada con un método de tratamiento
excluido explícitamente de la patentabilidad, y por ello no será aceptada. Si
en una solicitud se revela por primera vez una cantidad de diferentes usos
quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico para una sustancia o composición
conocida, entonces se pueden admitir reivindicaciones independientes dirigidas
a la sustancia o composición para cada uno de los diversos usos si todos sus
demás aspectos son patentables.
En algunas jurisdicciones, una reivindicación con la forma –
"Uso de una sustancia o composición X para la elaboración de un medicamento de
aplicación terapéutica Z"– es admisible ya sea para una primera o "subsiguiente"
(segunda o más) aplicación (reivindicación de tipo "segundo uso médico" o
reivindicación de "tipo suizo"), si esta solicitud es nueva e inventiva. Lo
mismo se aplica a las reivindicaciones con la forma – "Método de elaboración de
un medicamento para la aplicación terapéutica Z, caracterizado porque dicha
sustancia X se usa"– o equivalentes con el mismo sentido. Cuando un solicitante
revela simultáneamente más de un uso terapéutico "subsiguiente", serán
admisibles las reivindicaciones del tipo anterior dirigidas a estos usos
diferentes en dicha solicitud, pero solamente si constituyen un concepto
inventivo general único. Con respecto a las reivindicaciones de uso o método
del tipo anterior, también se hace notar que un mero efecto farmacéutico no
implica necesariamente una aplicación terapéutica. Por ejemplo, la ocupación
selectiva de un receptor específico por una sustancia dada no puede ser
considerada por sí misma como una aplicación terapéutica; es más, el
descubrimiento de que una sustancia se une selectivamente a un receptor, aun si
representa una importante contribución al conocimiento científico, todavía debe
hallar una aplicación en forma de tratamiento definido real de una afección
patológica para que sea considerada como una contribución técnica a la ciencia
y como una invención susceptible de protección.
Como se hiciera notar previamente en este texto, varias
jurisdicciones excluyen los métodos de tratamiento del cuerpo humano como
invenciones patentables. Sin embargo, para muchas invenciones aún se puede
obtener protección revisando simplemente las reivindicaciones para que tengan
un formato ligeramente diferente.
Los métodos de ensayo en general deberían ser
considerados como invenciones susceptibles de aplicación industrial, al
menos por la European Patent Office (EPO), y por ello son patentables si el
ensayo es aplicable a la mejora o el control de un producto, aparato o proceso
que por sí mismo es susceptible de aplicación industrial. En particular, sería
patentable el uso de animales de ensayo con fines evaluativos en la industria,
por ejemplo, para evaluar productos industriales (para verificar la ausencia de
efectos pirogénicos o alérgicos) o fenómenos (por ejemplo, para determinar la
contaminación del agua o del aire).
En general, la OEP requiere que la descripción de una
solicitud de patente indique, cuando no fuera evidente por sí solo, la manera
en que la invención puede ser objeto de explotación industrial.
Una reivindicación puede "contrastarse con" (read on) el
estado de la técnica o un producto o proceso supuestamente infractor. Las
reivindicaciones se comparan con el estado de la técnica para evaluar su
patentabilidad o validez. Durante un litigio, se contrastan con un producto
o proceso acusado de infractor para evaluar la infracción.
Para que una reivindicación se identifique con el estado
de la técnica o un producto denunciado por infracción, cada elemento de ésta
debe estar presente en el estado de la técnica o el producto denunciado. Una
reivindicación con los elementos A, B y C se identifica con el estado de la
técnica que revela los elementos A, B, C y D. Aquí, el estado de la técnica
contiene todos los elementos de la reivindicación, es decir, A, B y C.
Por lo tanto, es importante asegurarse de las
reivindicaciones se identifique con las realizaciones de la invención
elaboradas.
La prueba más severa que deberán sufrir las reivindicaciones,
posiblemente no sea la revisión del examinador sino el examen ante los
tribunales, si la patente llega a ser parte de un juicio. En los juicios de
patentes, la interpretación de las reivindicaciones es el factor más crítico a
la hora de determinar si la patente ha sido violada o si es válida frente al
estado de la técnica. El alcance de la protección que brinda una
patente queda determinado por el significado de los términos
específicos usados en una reivindicación.
Los tribunales comienzan leyendo las reivindicaciones, dando
el significado común a los términos y estudiando la memoria descriptiva y el
expediente, para ver si en las reivindicaciones tienen algún significado
diferente o especial. Para llegar a una definición de las palabras comunes sin
significados especiales, los tribunales frecuentemente utilizan un diccionario
común. Por el contrario, se emplean diccionarios técnicos, enciclopedias y
tratados para establecer los significados especiales de los términos en un
campo técnico determinado.
En general, los tribunales dan a un término de la
reivindicación toda la gama de su significado común según lo entendería un
experto en la materia de la invención. Por ejemplo, si la invención es química
y se debe interpretar el término "amorfo", es posible que el tribunal decida
tener en cuenta el significado normal según lo entiende un químico con
conocimientos normales. Igualmente, si una invención se relaciona con programas
informáticos y el término de la reivindicación que ha de interpretar el
tribunal es "caché", por ejemplo, entonces el significado será el que le
asignan los programadores de nivel medio.
Si un término determinado tiene más de un significado
posible, en ausencia de otros factores los tribunales generalmente lo
interpretarán de acuerdo con el significado que normalmente se les asigna en un
ámbito técnico específico más que con su significado del lenguaje común. Al
interpretar las reivindicaciones, el tribunal ha de examinar con cuidado las
pruebas intrínsecas y determinar el significado del término buscando su coherencia
con la terminología usada por el agente en la redacción de la memoria
descriptiva y en la tramitación de la solicitud de patente.
Ejemplo:
En una reivindicación se define
que un "clavo" sujeta el Dispositivo A al Dispositivo B. Una persona es
acusada de violar la patente, pero en lugar de haber usado un clavo, tal como
lo expresa la reivindicación, la persona ha usado un "tornillo" para sujetar
el Dispositivo A al Dispositivo B. Según la doctrina de equivalentes, el
titular puede argumentar que un tornillo es equivalente a un clavo a los
efectos de la invención patentada. Si el tribunal acepta los argumentos del
titular, entonces quedaría demostrada la infracción.
La doctrina de equivalentes es una cuestión legal compleja,
y sus requisitos varían en forma significativa de un país a otro. En algunos
países se cree que está en manos del inventor establecer en las
reivindicaciones lo que considera su invención, y no se adhieren a la doctrina
de los equivalentes. Al estudiar el ejemplo precedente, los jueces de esos
países opinarán que el titular podría simplemente haber redactado sus
reivindicaciones usando un término que abarcara tanto los clavos como los
tornillos, como por ejemplo una "sujeción metálica". En otros países se
cree que es casi imposible encontrar palabras que describan adecuadamente el
alcance completo de una invención complicada, y aplican la doctrina de
equivalentes. En un régimen con una doctrina amplia de equivalentes, el titular
podría incluso argumentar que "adhesivo" es equivalente a clavo a los
efectos de la invención.
Si, en el Ejemplo precedente, se hubiera escrito en una
contestación de un examen de fondo que se usaban "solamente" clavos en la
invención, sería difícil que el titular pudiera argumentar más adelante que "goma
de pegar" o "tornillos" son equivalentes a clavos.
Atendiendo al sistema de Clasificación Internacional de
Patentes (CIP), proponemos los principales campos de búsqueda para aquellos
Investigadores que precisen explorar en los principales servicios de Bases de
Datos del Sector Público de las Oficinas Nacionales y Regionales, y los
suministrados por la OMPI (Ver en: Laboratorio Económico
del Valor Agregado-Leva)
Notas:
i
Para los Certificado Complementario de Protección (CCP), los
datos relativos a la patente de base deben codificarse utilizando el código
(68).
ii
Los datos que se proporcionen con el código (15) deberán
presentarse de conformidad con las disposiciones establecidas en la Norma ST.50 de la OMPI.
| Campo |
Descripción |
| -21 |
Número asignado a las solicitudes, por ejemplo: "Numéro d'enregistrement national", "Aktenzeichen" |
| -22 |
Fecha de presentación de las solicitudes |
| -23 |
Otras fechas, incluyendo la de presentación del fascículo completo que sigue a uno provisional, y la fecha de exposición |
| -24 |
Fecha a partir de la cual los derechos de propiedad industrial empiezan a producir sus efectos |
| -25 |
Idioma original de presentación de la solicitud publicada |
| -26 |
Idioma de publicación de la solicitud |
Nota: Los idiomas a que se refieren los códigos (25)
y (26) deben indicarse utilizando los símbolos de dos letras previstos en la
Norma Internacional ISO 639:1988.
| Campo |
Descripción |
| -51 |
Clasificación Internacional de Patentes o, en el caso de una patente de diseño, como se menciona en el párrafo 4.c) de la presente Recomendación, la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales |
| -52 |
Clasificación interna o nacional |
| -54 |
Título de la invención |
| -56 |
Lista de los documentos del estado anterior de la técnica, si no forman parte del texto de la descripción |
| -57 |
Resumen o reivindicación |
| -58 |
Campo de búsqueda |
Notas:
i)
La presentación de los símbolos de clasificación de la Clasificación
Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales deberá hacerse de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 de la Norma ST.10/C
de la OMPI.
ii) En
lo relativo al código (56), se recomienda consultar la Norma ST.14
de la OMPI en relación con la cita de referencias en la primera página de los
documentos de patente y en los informes de búsqueda que se adjunten a los
documentos de patente.
(60) Referencias
Referencias
a otros documentos de patente que sean o hayan sido nacionales, relacionados
desde el punto de vista
jurídico o procedimental, incluyendo las solicitudes no publicadas
|
(68)
|
Para un CCP, el número de la patente de base o, cuando proceda, el
número de publicación del documento de patente
|
| Campo |
Descripción |
| -71 |
Nombre del solicitante |
| -72 |
Nombre del inventor, si se conoce |
| -73 |
Nombre de la persona a quien se concedió la patente, del titular, del cesionario o del propietario |
| -74 |
Nombre del mandatario o agente |
| -75 |
Nombre del inventor que es también el solicitante |
| -76 |
Nombre del inventor que es también el solicitante y la persona a quien se concedió la patente |
Notas:
- i) Para los documentos respecto de los que se ha concedido un título de
propiedad industrial en la fecha en que se han puesto a disposición del público
o con anterioridad a ella, así como para los anuncios relacionados con él
insertados en un boletín, los requisitos mínimos en materia de datos quedan
satisfechos indicando el nombre del cesionario y, para otros documentos,
indicando el nombre del solicitante.
- ii) Los
códigos (75) y (76) están destinados principalmente a los países cuyas leyes
nacionales establecen por norma general que el inventor y el solicitante sean
la misma persona. En los demás casos deberán utilizarse los códigos (71) o
(72) o (71), (72) y (73).
|
|
|
Portada de una solicitud de patente
|
Enlaces bibliográficos:
Revisión de la obra Titulada: Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente
Publicación de la OMPI Nº 867S ISBN 978-92-805-2017-0 Para más información, visite el sitio Web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en www.wipo.int
Condiciones de utilización
Aprobado: 27 de julio de 2005. por Ciencia y Técnica Administrativa
Publicado el 27 de mayo de 2019 por: Ciencia y Técnica Administrativa – CyTA
Pte. Tte. Gral. Perón 3047 PB.3, Buenos Aires Argentina
http://www.cyta.com.ar
Copyright © 2019 por Ciencia y Técnica Administrativa
Todos los derechos reservados bajo las convenciones internacionales y panamericanas de derecho de autor, para fines no comerciales.
Esta publicación puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio sin permiso previo escrito por el editor, siempre que: se reproduzca con precisión, se identifique la fuente del material, y se reconozca el estado de Copyright © Ciencia y Técnica Administrativa - CyTA.
ISSN: 1666-1680 series de estándares de información nacional
ISBN: 978-1-937522-21-6
CyTA / Leva Z39.18-2005 (Revisión 2019)